「同一」申請人的前後申請案核駁（暫時核駁）

706.02(k) 以暫時前案提出的暫時核駁

因為美國發明人保護運動（American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA)）的爭取，自從1999.11.29起，符合102(e)條件的前案（申請在先）不可作為103（特別是103(c)）的核駁理由，而這些「前案」主要是因為在發明時與被核駁申請案為相同人共有、或是義務轉讓給同一人

若有兩個不同申請日的前後申請案，若之間為obviousness，審查委員可以符合102(e)條件（後申請案申時，前申請案尚未公開）的前案（provisional prior art）對後案做出103的暫時核駁（provisional rejection），因為前後申請案可能有相同受讓人（assignee）或是相同發明人，這個核駁方式提供申請人一個撤回核駁的機會

一個共同研究與技術提昇運動（CREATE Act）則促進35 U.S.C. 103(c)的修法，認為若符合以下幾點條件，在判斷「顯而亦見」時可以認定不同人開發的發明「視為」相同人擁有或是應授權於相同人，也就是可以適用103(c)的進步性排除條款

(A) 主張權利的發明當下由根據共同研發合同的人所研發；
(B) 發明為根據共同研發合同的行為所完成；
(C) 在2004/12/10之後所核准（包括再領證）的發明申請案所揭露或修訂共同研發合同所載的參與單位皆適用35 U.S.C. 103(c)之規定。若為再審（reexamination）案，則視經過再審後是否在2004/12/10後判斷為核准專利，而在此再審的案件中，若該案為2004/12/10之前核准，但是是在1999/11/29後提出的申請案，仍適用1999.11.29的修法


實際情況是：兩個前後提出申請的美國發明申請案，若如122規定尚未被公開，審查委員可依據符合102(e)條件的前申請案以不符103進步性的理由核駁後申請案，也就是暫時核駁（provisional rejection），若申請人提出該後案符合103(c)排除進步性核駁的證據，專利局將判斷該核駁理由是否適當，若符合以上描述的三點條件，則將撤回此次核駁（但不排除有其他正式核駁）

若前申請案已經核准專利或是公開（patented, published），後案答辯時欲克服102(e)前案的核駁理由，MPEP提出以下幾點：
(A) 爭辯與前申請案的專利性問題；
(B) 結合前後案特徵為單一申請案，並主張符合35 U.S.C. 120的前後延續案好處；
(C) 提出宣誓（37 CFR 1.132）表示其中未主張權利的發明為其他申請案的發明人所提出，因此並非為「其他人」的發明（也就是說明該發明申請案中未主張的部份為其他人所提，並非目前主張的權利，因此可排除不同人的前案引證案）
(D) 提出宣誓（37 CFR 1.132）說明發明完成日在前後兩申請案之申請日之前（此段在新修法自然就有問題）
(E) 在2004/12/10當日或之後的申請案，應證明(1)前後申請案在發明當下為相同人共有或是受讓同一人；或(2)證明核駁理由符合35 U.S.C. 103(c)之規定而無效

此類可排除103的核駁理由特別是前後發明之間為「obviousness type」103核駁，若為102新穎性的關係，則仍有重複專利的問題。另外，若符合此103(c)排除條款的前後案公開或將要核准時，仍會遭遇double patenting的問題，屆時則可以terminal disclaimer克服

Ron