- Amazon.com v. BarnesandNoble.com (Fed. Cir. 2001)
法院應適當地翻譯申請專利範圍，因為不當的權利範圍解釋會曲解侵權與專利有效分析
法院應適當地翻譯申請專利範圍，因為不當的權利範圍解釋會曲解侵權與專利有效分析
在美國法院判斷侵權問題時，會事先進行一個Markman Hearing程序，也就是Claim Construction Hearing的聽證會，主要是透過多方的證據來確定系爭專利申請專利範圍的解釋，本文討論此程序的來由判例！
申請專利範圍界定出一個專利的保護範圍，根據中華民國專利審查基準所定義的：『發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，而申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持』。
一個權利範圍的界定包括其中所載的一或多個元件與其描述，並元件間的關係，元件的解釋可以參考說明書內容，元件間的關係也如同元件一般，為申請專利範圍的限制條件。
侵權/專利有效性判斷以前，需要解釋系爭專利的申請專利範圍（claim construction），解釋專利範圍時，如審查基準所云：『對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識』，而其中會產生爭議的就是解釋通常會有一定的範疇，有模糊的空間，雖說是「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識」，但其中涉及技術名詞（technical term）與其語義的解釋（semantic interpretation）都會產生爭議。但最後的結果就是由法院所判定，最終如何解釋申請專利範圍也是法院的工作。
法院在判斷侵權/專利有效性議題時，先「claim construction」，包括判斷原告是否具有有效的申請專利範圍（專利有效性）？與是否被告侵害這個權利？
美國法院如何解釋申請專利範圍，其重要里程碑是在於一個Markman v. Westview Instruments (1996)判例，此判斷否決了先前的法律，也就是否決若申請專利範圍解釋涉及基本事實爭議（underlying factual dispute）時（比如違背專家證詞），由陪審團裁定申請專利範圍意義的法律！在此以前，若爭議涉及如何解釋申請專利範圍，且與專家證詞相左，可由陪審團解釋。
在Markman v. Westview Instruments (1996)判例中，Markman對Westview Instruments提出專利侵權告訴，專利涉及洗衣乾衣的電腦化系統，其中利用了條碼管理與追蹤收據的技術。在地方法院審判時，Markman與專家都對權利範圍提出解釋，而Westview Instruments並未表示意見，於是法官引導陪審團使用「說明書內容」、「圖示」與「申請歷史」來判斷出權利範圍的含意，除非專利權人有不同的解釋，否則都以一般技術人員的角度去解釋其中名詞。結果，陪審團得出Westview Instruments的裝置侵害了Markman專利內的兩個權利範圍。
被判斷侵權的Westview Instruments則提出，解釋專利範圍應該是法院的責任，不應給陪審團決定，法院於是接下解釋專利範圍的任務。其中有個名詞爭議在「INVENTORY（貨品清單）」的解釋，專利權人解釋此INVENTORY意思為衣服或收據或現金，但法院解釋為經過乾洗後的衣服（clothes passing through the dry cleaning establishment），根據此解釋，判斷Westview Instruments並未侵權。
Markman於是提出上訴，認為法院錯誤解釋，不應取代陪審團的解釋權利。
接著，聯邦巡迴上訴法院（federal circuit）認為地方法院法官的認定是對的，並無錯誤解讀專利範圍。其中衍生的決定有：(a)取回原本給陪審團解釋專利範圍的權利；(b)法定解釋專利範圍的方式是比較好的推演方式；(c)最高法院同意此決定，認為法院有能力與義務去解釋申請專利範圍中的用語。
除此以外，最高法院認為專利說明書本來就是解釋申請專利範圍的參考依據，也是讓本發明領域的人（特別是實施此專利的他人）瞭解此專利內容的描述，這也是法院利用其中描述限定上述inventory的解釋範圍的依據。
因此，此Markman v. Westview Instruments (1996)判例決定了法官具有解釋申請專利範圍的權力，並且是依據申請專利範圍的描述、專利說明書（含圖示）與審查歷史作為解釋申請專利範圍的來源，而且一個專利獲准應該已經是透過USPTO審查委員認定該專利說明書已經符合完整、清楚與簡要確實的揭露要求。這無疑削弱了陪審團在侵權議題上解釋專利範圍的權力。在判決中更確定了專家證人的立場：專家證人的證詞主要是作為法庭上瞭解專利範圍的外部證據，不是用來反駁法院的認定。法官否定Markman的專家證詞，而重申其中inventory是指要經過乾洗的衣服，而不引用外部的解釋。
一個權利範圍的界定包括其中所載的一或多個元件與其描述，並元件間的關係，元件的解釋可以參考說明書內容，元件間的關係也如同元件一般，為申請專利範圍的限制條件。
侵權/專利有效性判斷以前，需要解釋系爭專利的申請專利範圍（claim construction），解釋專利範圍時，如審查基準所云：『對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識』，而其中會產生爭議的就是解釋通常會有一定的範疇，有模糊的空間，雖說是「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識」，但其中涉及技術名詞（technical term）與其語義的解釋（semantic interpretation）都會產生爭議。但最後的結果就是由法院所判定，最終如何解釋申請專利範圍也是法院的工作。
法院在判斷侵權/專利有效性議題時，先「claim construction」，包括判斷原告是否具有有效的申請專利範圍（專利有效性）？與是否被告侵害這個權利？
美國法院如何解釋申請專利範圍，其重要里程碑是在於一個Markman v. Westview Instruments (1996)判例，此判斷否決了先前的法律，也就是否決若申請專利範圍解釋涉及基本事實爭議（underlying factual dispute）時（比如違背專家證詞），由陪審團裁定申請專利範圍意義的法律！在此以前，若爭議涉及如何解釋申請專利範圍，且與專家證詞相左，可由陪審團解釋。
在Markman v. Westview Instruments (1996)判例中，Markman對Westview Instruments提出專利侵權告訴，專利涉及洗衣乾衣的電腦化系統，其中利用了條碼管理與追蹤收據的技術。在地方法院審判時，Markman與專家都對權利範圍提出解釋，而Westview Instruments並未表示意見，於是法官引導陪審團使用「說明書內容」、「圖示」與「申請歷史」來判斷出權利範圍的含意，除非專利權人有不同的解釋，否則都以一般技術人員的角度去解釋其中名詞。結果，陪審團得出Westview Instruments的裝置侵害了Markman專利內的兩個權利範圍。
被判斷侵權的Westview Instruments則提出，解釋專利範圍應該是法院的責任，不應給陪審團決定，法院於是接下解釋專利範圍的任務。其中有個名詞爭議在「INVENTORY（貨品清單）」的解釋，專利權人解釋此INVENTORY意思為衣服或收據或現金，但法院解釋為經過乾洗後的衣服（clothes passing through the dry cleaning establishment），根據此解釋，判斷Westview Instruments並未侵權。
Markman於是提出上訴，認為法院錯誤解釋，不應取代陪審團的解釋權利。
接著，聯邦巡迴上訴法院（federal circuit）認為地方法院法官的認定是對的，並無錯誤解讀專利範圍。其中衍生的決定有：(a)取回原本給陪審團解釋專利範圍的權利；(b)法定解釋專利範圍的方式是比較好的推演方式；(c)最高法院同意此決定，認為法院有能力與義務去解釋申請專利範圍中的用語。
除此以外，最高法院認為專利說明書本來就是解釋申請專利範圍的參考依據，也是讓本發明領域的人（特別是實施此專利的他人）瞭解此專利內容的描述，這也是法院利用其中描述限定上述inventory的解釋範圍的依據。因此，此Markman v. Westview Instruments (1996)判例決定了法官具有解釋申請專利範圍的權力，並且是依據申請專利範圍的描述、專利說明書（含圖示）與審查歷史作為解釋申請專利範圍的來源，而且一個專利獲准應該已經是透過USPTO審查委員認定該專利說明書已經符合完整、清楚與簡要確實的揭露要求。這無疑削弱了陪審團在侵權議題上解釋專利範圍的權力。在判決中更確定了專家證人的立場：專家證人的證詞主要是作為法庭上瞭解專利範圍的外部證據，不是用來反駁法院的認定。法官否定Markman的專家證詞，而重申其中inventory是指要經過乾洗的衣服，而不引用外部的解釋。
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