解讀範圍的爭議造成權利主張不力

在美國聯邦法院判例DIPPIN DOTS INC v. MOSEY(February 09, 2007)中，明確使用專利說明書內容的自我解釋來限定權利範圍的解讀，避免專利權人不當擴張範圍，其中也涉及專利範圍中使用轉折語（transition）"comprising"，法院認為，使用comprising雖為開放式的用詞，但是並非用來含糊的字而用來模糊權利範圍（weasel word with which to abrogate claim limitations）（判例Spectrum Int'l, Inc. v. Sterilite Corp., 164 F.3d 1372, 1380 (Fed.Cir.1998)）。

此判例在判斷被告商品是否侵權時，涉及專利US5,126,156權利範圍中冰凍的"bead(B)"是否及於"不規則"、"奇特的"粒子，也就是被告在冰淇淋上用的，由於專利權人（告訴人）在專利說明書中的描述提及bead為平滑而圓形的外觀，雖權利範圍並無限定此形狀，但又根據專家的意見，"bead"解釋應如說明書所描述，為圓形的外觀，但為了可以擴大解釋，專利權人認為因為"comprising"的用語，權利範圍中元件的解釋應不該限定在說明書中，但因為上述對"comprising"的討論，因此法院仍堅持bead的解釋應如說明書所描述！
 
以下為內文"the beads B have a smooth, spherical appearance"： 

此案最後判定是，被告並未"字義侵害"專利 US5,126,156 的請求範圍，也因為被告並未主張"均等論"，因此法院並未討論均等論！

此判例也反映出一般認為：侵權從嚴解釋專利範圍、審查則從寬解釋

本案補充細節：
這是一個專利侵權以及反壟斷（antitrust）的判例，專利涉及一種冰淇淋產品，由Dippin Dots Inc.（DDI）公司生產，專利也是他們的。上訴人DDI擁有美國專利US5126156，原在地方法院被判被告的冰淇淋產品並未侵害此專利，陪審團也判斷此專利範圍因為申請前超過一年有銷售行為，與其他前案，認定為顯而易知，無法主張專利權（unenforceable），更者，又判斷DDI不當取得專利（有欺騙行為），違反反壟斷法。

聯邦上訴法院最後判定此專利確實為顯而易知，且無法主張專利權，被告沒有侵權事實，但並未違反反壟斷法！

在此判決之前，此專利在專利局審查時，已經有救濟過程，原因是顯而易知的問題，之後才以延續案（continuation application）補入範圍解決，並引用商業上的成功作為secondary consideration作為答辯，並宣稱早於各前案，此專利部份內容已經販售、公開，最後判定核准專利！
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在判斷此案為顯而易見時，有兩點決定：本案申請前的銷售行為確定為本案之先前技術，違反美國專利法102(b) 申請前超過一年由發明人已經公開、販售；結合此先前銷售行為與輕易結合一些前案，本案為顯而易知，不具進步性。

Ron