筆記
進行答辯分析時,可注意審查意見中審查委員明示或暗示可克服特定核駁理由的建議。
有些時候,審查委員會「貼上」一大堆文章,特別是法條或是判例形成的核駁特定議題的理由,這類文章可以跳過!
有時,審查委員會刻意留下一些「建議」,
更有些時候,審查委員明白地提出修正權利範圍的建議,若依照這些建議,往往對該案核准有建設性的幫助
以美國專利法第101條對於法定不予專利的核駁理由來看,審查委員往往先要根據一些判斷原則來提出101核駁理由,包括(1)連結(tied to)到其他法定可專利的物件(特定機器);(2)轉換標的(物品或材料)至不同的狀態或物品;(3)證明抽象概念可被實際執行(abstract idea has been practically applied)
據此,審查委員建議修改Claim 1中描述負責特定動作的元件,或併入關聯到特定動作的適當元件,比如:在電腦上的軟體工具、電腦、機器或裝置
因此,若要克服此類不符101規定的核駁理由,最簡單的方式就是就在權利範圍中併入執行特定步驟的硬體特徵,比如電腦、晶片、裝置;其次,較難的,就是證明這些步驟已轉換專利標的到另一狀態,或是併入有意義、比較實際的步驟限制
當然,審查委員也常常「明示」該專利案無論如何都難以核准,或是克服現有的審查意見,比如,在審查文後又「意猶未盡地」提出很多已經檢索的前案,特別說明這些案子並未被列入該次審查核駁理由中,但是仍可能是潛在往後的核駁!這類答辯往往也可能要嚴謹地考慮這些列舉出來的可能核駁引用前案
又比如,審查委員明明地表示該案為許多習知技術的簡單組合,雖沒有對應前案,但是即便進行限縮,仍不足以核准專利!這類核駁理由往往很難被克服!
Ron
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