歐洲動植物生產專利性的訴願案討論（G 2/12、G 2/13）

第一代「球花甘藍案（broccoli）」(G 2/07)與「蕃茄案（tomato）」(G 1/08)案可參考2010年擴大訴願委員會決定：http://enpan.blogspot.tw/2010/12/blog-post_15.html。相關技術的產物可專利性討論：http://enpan.blogspot.tw/2012/06/blog-post_12.html。

當時的擴大訴願決定「植物或動物產出的實質生物程序（essentially biological process）」不得專利，相關法條可參閱EPC 53(b)規定的可專利性例外：

EPC 53(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.

但是以上表示的實質生物程序就是一般動植物的生殖技術，包括基因組合、有性生殖、無性生殖、雜交、選擇生殖等，但是相關技術產生的結果（果實、植物）、動物等是否可專利？這應參考第一代「球花甘藍案（broccoli）」(G 2/07)與「蕃茄案（tomato）」(G 1/08)的後續第二代決定。

經第一代訴願決定後，相關專利申請人刪除被排除可專利的相關請求項範圍（方法請求項），而保留產物相關的範圍（產品項：球花甘藍案（broccoli）、蕃茄案（tomato）），繼續在歐洲訴願委員會以及之後提交的擴大訴願委員會中審理，新的審理程序為第二代，於3/25/2015作出決定。

Tomatoes II (G 2/12)
訴願決定文：https://app.box.com/s/vpewql4mksy87g6ip3rjdf0gtbon44wl

Broccoli II (G 2/13)
訴願決定文：https://app.box.com/s/d5367psca3jpcv6gsv7a3ma9hcetj8g5


這雖是兩件歐洲專利爭議，其中異議人、專利與擁有人都不同（G2/12專利申請人是以色列政府農業部），但是同屬同一IPC類別（A01H 5/10：種籽），討論的內容都是有關植物基因改良與生殖，因此訴願為合併處理，擴大訴願委員會為同一群訴願委員，決定內容一致，這裡引用內容G2/12。

相對於一些不痛不癢的訴願程序，歐洲"擴大"訴願委員會是專利訴願委員會的上訴單位，其決定比較影響深遠，可參考EBoA介紹：http://enpan.blogspot.tw/2013/10/epc-112-112a.html。

（Tomatoes II (G 2/12)）案例討論：
本案引用案例（兩案一致）：

討論問題兩案有一致性，但是描述上似有差異，有興趣者可以詳看訴願決定本文：

1. 排除植物產品的實質生物程序（essentially biological process for production of plants）的可專利性是否會影響產品專利（product claim）的可專利？
2. 如果專利標的實質上是生物程序，但其中相關植物品種（plant variety）以外的植物或植物材料（plants or plant material）是否為可專利？
3. 產品專利（product claim）的保護範圍是否包含"以實質生物程序生產的產物"？

目前Tomatoes II (G 2/12)請求項範圍：

在某次修正後，請求項內容增加不少植物生產的描述：


目前Broccoli II (G 2/13)請求項範圍：

以上兩案的請求項範圍都以產物專利為主，但描述上都可解釋為product-by-process，相關法律如下，而下方則節錄文中product-by-process的定義，顯然歐洲專利法是可以接受，且能准予product-by-process的方式來界定專利標的。

PRODUCT BY PROCESS：

...

• 「product-by-process」請求項如同界定一產品專利（product claim），也就是形成產品本身的專利保護，而非生產方法。
• 「product-by-process」請求項撰寫方式係以生產相關產品的方法界定該產品。
• 要讓「product-by-process」請求項為可專利（以此方式撰寫專利範圍的必要性），其需要建立：(a)除了相關生產方法以外無法界定相關產品；(b)產品本身具有可專利性（EPC Art. 52(1)）。也就是申請人要證明不可避免地僅能以方法界定產品才能與先前技術區隔。
• 方法步驟本身不會讓產品具有與先前技術區隔的新穎性與進步性。

經一番論證後，最後決定：

1. 「essentially biological processes for the production of plants」解釋為產品發明（product invention），就是一種關於除了植物品種以外的植物本身或植物材料（fruit or plant parts other than a plant variety），並未排除其可專利性。
2. EPC 53(b)所排除的植物可專利性僅涉及生物程序。
3. 「product」或「product by process」並非方法專利。
4. EPC 53(b)所排除的植物方法專利並不及於產品專利與product-by-process專利。
   

Enlarged Board of Appeal結論：

排除「植物產物的實質生物程序（essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC）」的可專利性並非影響植物或植物材料產品專利（product claim directed to plants or plant material）的可專利性；

（重要）如果申請案在申請時僅提出方法申請專利範圍（植物生產的實質生物程序），並不會導致非植物品種的植物或植物材料不可專利；

授予產品專利，並無關於生產該產品的實質生物程序。

資料參考：http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2015/04/epo-a-decision-less-green-but-is-it-sweet-yet-.html
http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2015/03/epo-g-2-12-and-g-213-tomatoes-ii-and-broccoli-ii.html

Ron