「無助於技術性的特徵」討論

筆記

規劃專利範圍時，原則上是迴避最近的先前技術而盡量取得最大範圍（考量新穎性），用語上位、範圍盡可能有均等效果。不過，這樣的範圍往往也是容易遭受核駁，因為進步性不足的疑慮，答辯（OA）一兩次是常態。這時，如果填入一些"不傷大雅"的限制或許會"增加獲准的機率"？這類限制常常是"除了這樣沒有別的方案"，或是"即便範圍較小，但是主張專利權時有君等的可能"，另有想法是"審查委員要核駁這個特徵還要另找引證案，增加核駁的困難度，或是增加答辯的機會"等等，熟不知如果增加的"不傷大雅"的限制雖可能有以上效果，但仍多半是「無助於技術性的特徵」。

[台灣：]
過去分享：http://enpan.blogspot.tw/2014/08/blog-post.html

中華民國專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明」中4.2.5「無助於技術性的特徵」一節重點有：「發明必須具有技術性」、「審查進步性時，應考量請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術性」、「若特徵不具技術性，需判斷特徵是否有助於請求項之技術性」、「若特徵不具技術性，未與具技術性之特徵協同運作而非解決問題的技術手段，視為習知技術之運用」。

專利法所指之發明必須具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。
發明專利係保護利用自然法則之技術思想之創作，其專利要件之審查原則上應就請求項中所載之全部技術特徵為之。因此，審查發明請求項之新穎性時，單一先前技術仍需揭露請求項所載之全部技術特徵，始能認定不具新穎性。然而，由於申請人於電腦軟體相關發明請求項中可能記載有不具技術性之特徵，審查進步性時，應考量請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術性。
於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。

審查基準提供了判斷流程：

還有幾例表示何謂「無助於技術性的特徵」：
比如在請求項置入"人為規則"，這類內容常常是未與其他技術特徵協同運作後有助於技術特徵；這類技術也常是非利用自然法則，未與其他技術特徵協同運作而有助於技術性。這類無助進步性。
比如請求項內描述了"美術創作"，這類描述顯然不具技術性，也不會與其他具技術性的特徵協同運作後有助技術性。
比如請求項包括"資訊揭示"，這些資料內容若未能與其他具技術性之特徵協同運作以有助於技術性，則直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合。舉例，請求項描述『每一該客戶端於登入時輸入使用者姓名、性別、年齡、興趣等基本資』，如果這些資訊並無助於技術性，僅被視為一般輸入內容，不會有進步性。

[歐體：]
這樣就想到過去曾經分享的歐盟案例：『取得發明中的可專利技術特徵歐洲訴願案例討論』
http://enpan.blogspot.tw/2015/03/blog-post_17.html

案例重點為：『發明混合了技術與非技術特徵（沒有技術貢獻），而審查進步性時應以整體技術觀之，且考量當中具有技術貢獻的特徵，其中沒有技術特徵的部分則不考量其進步性，但這類非技術描述仍是專利範圍之限制。』

判斷進步性時，先決定出專利技術解決的問題與技術，再辨別出相關技術領域中最相近的先前技術，相較之下，可以判斷出該發明是否具有技術特徵（具有可以區隔先前技術而對發明有貢獻的技術），再以此判斷專利是否具有進步性。

[美國：]
這類「無助於技術性的特徵」在美國被認為是「預期的用途（intended use）」，NO WEIGHT！

分享一：http://enpan.blogspot.tw/2009/12/intended-use.html

案例重點：
寫出發明用途，對技術而言，並無影響；
"adapted to"或"adapted for"，也就是應用的對象，此類描述也是說明該發明的用途，對解釋申請專利範圍仍無用處；
"whereby"子句為功能性描述，多半不會被解釋進權利範圍中。

以上幾種描述語句可能產生解釋專利範圍的問題，然而，在判例Hoffer v. Microsoft Corp.中，法院認定,"whereby"用語所描述的條件是有形的（material），則可影響該項專利性，不能被忽略，然而，若是用於方法專利中，"whereby"若只表示出功效，則不會對權利範圍有影響（no weight）。

分享二：僅具預期用途（to...）的技術元件沒有份量（http://enpan.blogspot.tw/2014/07/to.html）

案例重點：
PTAB審查委員提到Claim 1中「TO ANALYZE COST」 僅表達了該步驟為預期的用途或目的，並未限定權利範圍，也就是審查時可以忽略的元件。
上述涉及專利範圍元件是否為「intended use」的爭論中，顯然PTAB認為「to...」為表達預期用途的語言，因此不列入比對先前技術的限制，申請人在專利回到USPTO後，即對此提出修正與回應，答辯時提出引證案並未揭露該段步驟，顯然USPTO審查委員同意申請人將「to...」的語言改為「Ving」為首的步驟用語，並核准經大幅修改請求項描述的權利範圍。

小結：
從以上內容可知，專利範圍撰寫「功效性語言不會有技術性」、「要對照最相近先前技術來判斷其中元件是否具有技術性或是技術貢獻（但這除了發明人可以稍微瞭解先前技術外，往往要接到審查意見才容易判斷）」、「用途本身不會有技術性（除非是用途發明）」、「"應用於"、"適用於"...等描述與技術性無關」、「表達技術功能的描述沒有技術貢獻」。

另外，專利範圍用語影響頗鉅！

Ron