此次爭議源自Covidien對Ethicon-Endo Surgery公司的專利US8,317,070提起IPR（IPR2013-00209），Covidien主張共有36個無效理由，PTAB啟始程序（decision granting institution），認為請願人部分無效理由成立，初步認定根據部分成立的無效理由，專利無效，如下截圖，左方為請願人的無效理由，右方為PTAB的啟始決定（非最終決定）。
IPR（IPR2013-00209）資訊：
2013/3/25 Covidien提起IPR請願 Petition for IPR
2013/6/21專利權人Ethicon初步回應 Preliminary Response
2013/8/26 起始決定 Decision Granting Institution
之後歷經專利權人答辯、motion、言詞辯論後，於2014/6/9作出終判（專利無效，理由與啟始決定差異不大），專利權人於同年8/5提起上訴。
這裡涉及PTAB在IPR程序的規定，是否作出起始決定（Institution Decision）與作出最終決定（Final Decision）的委員為不同的委員會成員？
Ethicon Endo-Surgery, Inv. V. Covidien LP （Fed. Cir. 2016）
CAFC案件資訊：
專利權人/上訴人：ETHICON ENDO-SURGERY, INC.
IPR請願人/被上訴人：COVIDIEN LP
系爭專利：US8,317,070
系爭專利是一種外科手術的「人體釘書針」，就是在手術後縫合傷口的裝置，特別是可以形成長短不同的縫合針，也是非平行的針腳。
「是否作出起始決定與最終決定的委員會成員為不同？」CAFC判決認為法律並未禁止這兩個決定是由相同委員會成員做出的。
過程中，涉及法條35 U.S.C. 314(d)的爭議：
35 U.S.C. 314討論可參考：http://enpan.blogspot.tw/2013/01/iprinter-partes-reexamination35usc314.html
其中35 U.S.C. 314(d)：NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.
雖是啟始決定應為最終以及不可上訴，但是CAFC認為這段內容並未禁止法院不能考量上訴人提出的問題，也就是：啟始決定與IPR終判是否可為同一委員會成員決定？雖然可以解釋為並非直接質疑PTAB終審決定，而是一種程序問題，但從另一角度來看，這也就是等於直接挑戰PTAB的終審的決議。
其實可以知道專利權人提出這個議題的背後原因，因為本案在判斷「先前技術是否有結合的動機而達成系爭專利發明」時，Covidien提出專家證詞，而這個「十分需要主觀」的動機論如果有不同的人（委員會）來做最後決定，可能較為客觀，因為一旦啟始程序，顯然是委員會認為「先前技術有結合動機」，這個疑似主觀判斷如果再由同一群人決定，也不會有意外吧！
PTO立場：
請願人的意見：
法院在此議題的意見：
結論：
發明因為基於先前技術的組合為顯而易知，專利無效；法規並未禁止由同一委員會成員作出啟始與終判。
事實上，也不是每個法官都這樣想，比如常常有獨特見解的Judge Newman就認為35 U.S.C. 314已經規範啟始決定與最終決定是分開的程序，認為前一個決定由「Director」作出啟始決定，後一個決定是由整個委員會「the Board」作出終判。
在有限時間內就要判決的IPR程序必然給PTAB很大的負擔與壓力，因此，在規則上就顯得十分限制，比如提出IPR程序不會接受專利權人在preliminary response提出的實質證據，包括專家證詞，不過，這些"偏向"可能導致整個美國專利制度的不穩定。
my two cents：
其實，就怪，IPR是一個有效率、短時間做決定的法律程序，這自然有其先天的缺陷與限制，只有透過修法才能改變缺陷。
或許，就如Judge Newman以及IPwatchdog作者的認知，這些目前作法雖合法但都有疑慮，甚至會因為IPR啟始後就成立的比率過高而讓專利制度出現信任度的問題，因此：或許有必要如本次議題，啟始程序與最終決定由不同委員會做決定；或是在特定議題上應由不同人做決定，例如涉及主觀判斷的議題，如本次「先前技術的組合動機」。
雖是啟始決定應為最終以及不可上訴，但是CAFC認為這段內容並未禁止法院不能考量上訴人提出的問題，也就是：啟始決定與IPR終判是否可為同一委員會成員決定？雖然可以解釋為並非直接質疑PTAB終審決定，而是一種程序問題，但從另一角度來看，這也就是等於直接挑戰PTAB的終審的決議。
其實可以知道專利權人提出這個議題的背後原因，因為本案在判斷「先前技術是否有結合的動機而達成系爭專利發明」時，Covidien提出專家證詞，而這個「十分需要主觀」的動機論如果有不同的人（委員會）來做最後決定，可能較為客觀，因為一旦啟始程序，顯然是委員會認為「先前技術有結合動機」，這個疑似主觀判斷如果再由同一群人決定，也不會有意外吧！
PTO立場：
請願人的意見：
法院在此議題的意見：
結論：
發明因為基於先前技術的組合為顯而易知，專利無效；法規並未禁止由同一委員會成員作出啟始與終判。
事實上，也不是每個法官都這樣想，比如常常有獨特見解的Judge Newman就認為35 U.S.C. 314已經規範啟始決定與最終決定是分開的程序，認為前一個決定由「Director」作出啟始決定，後一個決定是由整個委員會「the Board」作出終判。
my two cents：
其實，就怪，IPR是一個有效率、短時間做決定的法律程序，這自然有其先天的缺陷與限制，只有透過修法才能改變缺陷。
或許，就如Judge Newman以及IPwatchdog作者的認知，這些目前作法雖合法但都有疑慮，甚至會因為IPR啟始後就成立的比率過高而讓專利制度出現信任度的問題，因此：或許有必要如本次議題，啟始程序與最終決定由不同委員會做決定；或是在特定議題上應由不同人做決定，例如涉及主觀判斷的議題，如本次「先前技術的組合動機」。
從案例討論可以得到不少以前沒有注意的事項，就本案來看，起始決定與最終決定的委員會成員會不同嗎？
簡單查了一下曾經研究過的IPR案例，有以下小小發現：
IPR2012-00001（全部相同）
起始決定：MICHAEL P. TIERNEY, Lead Administrative Patent Judge, JAMESON
LEE and JOSIAH COCKS, Administrative Patent Judges.
最終決定：JAMESON LEE, MICHAEL P. TIERNEY, and JOSIAH C. COCKS,
Administrative Patent Judges.
IPR2014-00027（部分相同）
起始決定：JENNIFER S. BISK, BARBARA A. PARVIS, and
GEORGE R. HOSKINS, Administrative Patent Judges.
最終決定：MICHAEL W. KIM, JENNIFER S. BISK, and
BARBARA A. PARVIS, Administrative Patent Judges.
IPR2013-00080（部分相同）
起始決定：HOWARD B. BLANKENSHIP, JUSTIN T. ARBES, and
THOMAS L. GIANNETTI, Administrative Patent Judges.
最終決定：HOWARD B. BLANKENSHIP, JUSTIN T. ARBES, and
GREGG I. ANDERSON, Administrative Patent Judges.
IPR2015-00002（全部相同）
起始決定：DAVID C. MCKONE, BARBARA A. PARVIS, and
KEVIN W. CHERRY, Administrative Patent Judges.
最終決定：DAVID C. MCKONE, BARBARA A. PARVIS, and
KEVIN W. CHERRY, Administrative Patent Judges.
答案是，沒有規定一定要不一樣，案例顯示至少會有相同的委員參與起始決定與最終決定。
CAFC判決：
資料參考：
Ron
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