2016年1月30日 星期六

Commil最高法院成為誘使侵權判斷的判例 - Medtronic v. NuVasive (Supreme Court)

Commil最高法院判例成為誘使侵權判斷的標準 - Medtronic v. NuVasive (Supreme Court),從最高法院的態度來看,"同意退回重審"誘使侵權成立的決定,理由只是要求下級法院參照較早Commil案決定重審,也就是判斷誘使侵權時,應考量:被告是否已知系爭專利的存在、引誘行為是否真的造成侵權事實(仍要看最終產品是否侵權,這應該是最重要的),以及不能單方面認知專利無效就可規避誘使侵權的決定等。

本篇議題涉及以下案件:

引誘侵權討論,以及美國最高法院第一次用Patent Troll形容專利權人(http://enpan.blogspot.tw/2015/06/patent-troll.html
(這篇文章的名稱是受到我參考國外報導的影響,而此案"Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896, 2015)"議題重點在於「是否相信專利無效可以作為迴避誘使侵權的條件?」)

Commil案繼續在之後第二次CAFC審理:
Commil v. Cisco (CAFC 2015) 爭議告一段落:侵權不成立(http://enpan.blogspot.tw/2015/12/commil-v-cisco-cafc-2015.html

根據上述Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896)最高法院的判決,這形成「誘使侵權」的判斷依據:
  1. 對於「引誘侵權的責任」,如果被告已知該專利的存在,引誘侵權成立,無關於被告的心意(mental state);引誘侵權(induced infringement)與輔助侵權(contributory infringement)成立的要件都是「已知專利存在」,不是認為專利無效就可以排除;
  2. 「引誘侵權」成立的條件之一是知道相關被引誘行為會造成專利侵權的結果,此案中,Cisco顯然知道相關侵權行為;更者,即便不知道,Cisco也應有義務知道此造成引誘或輔助侵權的行為;
  3. 「引誘侵權」與「專利有效性」為兩個分別議題,有不同的法律,專利無效的認知無法排除引誘侵權的事實。當然,一旦專利被判無效,侵權議題也自然消失,這要先要走在「專利有效推定」的原則上,另提無效程序;另,當被告面對侵權訴訟時,可應用法院審理中的簡易判決來主張專利無效,這很有效率(本案例Cisco提出無效再審,不過專利權仍有效);
  4. 地方法院判斷賠償金時,有權與責任確認是否侵權訴訟為一些公司使用專利權獲利的手段,這是最高法院的提醒。
於是,Commil案將影響其他侵權訴訟的決定,例如本篇討論的Medtronic v. NuVasive

案件資訊:
系爭專利:
US6,945,933、US5,860,973、US7,470,236

'933:

'973:

'236:

被告疑似侵權物:
http://www.medtronicbrasil.com.br/wcm/groups/mdtcom_sg/@mdt/@spinal/documents/documents/nim_eclipse_reimburse_guide.pdf

緣起,專利訴訟經CAFC判決"誘使"侵權成立後,侵權被告Medtronic上訴最高法院,最高法院認為,原告應提出證明「被告誘使侵權者」知道自己會造成侵權(誘使侵權)的證據,並要求原告NuVasive回應這個問題,NuVasive回應:原告已經在訴訟前告知被告有先前專利與侵權的疑慮,而被告仍讓外科手術繼續運作侵權產品,產生故意且誘使侵權的行為,讓地方法院陪審團判決被告擔負誘使侵權的責任。(可參考:http://patentlyo.com/patent/2015/12/petition-medtronic-nuvasive.html

這是Medtronic請願書:
(資訊來源:patently-o)

最高法院退回CAFC:
對於侵權被告Medtronic要求最高法院能夠依據Commil案同意上訴、撤銷CAFC決定以及退回重審(GVR)的請求,本案被最高法院"退回"CAFC,要求CAFC重新依據上述Commil案的決定審理Medtronic v. NuVasive案。(可參考:http://patentlyo.com/patent/2016/01/supreme-reconsider-medtronic.html

最高法院要求下級法院要弄清楚:雖然被告知道有系爭專利的存在,但是專利權人並未證明被告是否知道外科手術使用「NIM-Eclipse medical device」有侵害系爭專利,反之,被告主張在解讀專利範圍時合理相信使用NIM-Eclipse裝置沒有侵權的問題。

雖沒有任何判決,但是這個GVR決定已經確立Commil最高法院判例成為誘使侵權判斷的標準:相信專利無效不能成為迴避誘使侵權的答辯。




以上資訊是根據patently-o的報導追蹤得到,再以自己的瞭解表示出來,如果有任何疑慮,還請幫忙校正,歡迎討論。

Ron

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