上訴人/IPR異議人：SHINN FU COMPANY OF AMERICA, INC., SHINN FU CORPORATION
被上訴人/專利權人：THE TIRE HANGER CORPORATION
系爭專利：US6,681,897
IPR編號：IPR2015-00208
CAFC決定：July 3, 2017
本案緣起PTAB在IPR程序（IPR2015-00208）中讓專利權人修正專利範圍，最後經取代後的專利範圍判為有效，但是PTAB並未"認真"看異議人的回應，這樣讓IPR異議人SHINN FU提出上訴。
系爭專利US6,681,897揭露一種用於支撐汽車輪胎的裝置，暫時取下輪胎的方式是先以起重機升起車輛，取下輪胎，再將輪胎放在起重機的支撐臂上。
本案經IPR作出啟始全部被異議的請求項決定後，專利權人Hanger提出修正請願（motion to amend），另提出一組專利範圍取代原本的5項專利範圍。例如新的Claim 6為修正原Claim 1的請求項：
專利權人在啟始決定後提出的修正無疑是針對異議人提出的證據（US4,976,336、US4,650,144）以及異議理由，PTAB最後作出專利有效的決定。
CAFC階段：
主要上訴議題是，PTAB並未適當審理IPR異議人SHINN FU對專利權人Hanger提出的修正的反對意見，其實就是針對證據的組合是否造成修正後專利範圍顯而易見的問題。
IPR決定：同意修正後專利範圍有效。
覺得有趣的是，PTAB認為異議人對原請求項Claims 1-5的異議理由成立，不過，專利權人已將這些無效的專利範圍刪除，進而提出取代範圍Claims 6-10，這部分卻讓專利有效，簡單來看，PTAB確實有"太混"的問題，包括其中引用了「人為」的操作...，這當人會讓異議人抓狂。
到了CAFC，CAFC法官認為PTAB並未適當地審理IPR異議人對專利權人提出的修正的意見，沒有對異議人針對修正後專利範圍提出的意見作出分析與實質審查，因此撤回重審IPR決定。這樣算是還給異議人一個公道。
my two cents:
本案例討論是針對PTAB並未對異議人對於修正後專利範圍提出的意見作出實質審查的問題，PTAB的"審查瑕疵"可能讓法院作出「發回」的決定，這並不利異議與答辯雙方。
還有，系爭專利修正後專利範圍中明確地描述這個發明是「人為」的動作（"A method for a human to use a support arm to temporarily ..."、"carrying the wheel to the support arm, wherein
the human carries an entire weight of the wheel ..."），並不是適當的專利範圍，然而，法院判決僅簡單帶到這個問題，卻沒有下文，這...或許也是隱藏在PTAB並未認證看這個專利範圍而發回重審的理由之一。
初步來看，專利權人有權在IPR程序中修正專利範圍，但本案例修正的幅度是否符合規定，我想下次IPR決定可能有相關決定，顯然修正規定不會過於寬鬆，因為IPR是個「很急」的程序，每個動作都需要在短時間決定，若給予專利權人很大的修正空間，可能又需要給各方有回應的機會，因此，嚴格的IPR修正規定是「情有可原」，不過又似乎對專利權人不公平，這是個值得檢討的地方。
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有關IPR程序中修正的規定：
37 C.F.R. § 42.121(a)(2)：
IPR程序中不得修正的情況：(1)擴大專利範圍；(2)產生新事物；(3)修正無法克服專利性問題。
35U.S.C.316(d)：
進入IPR程序中，專利權人可以發出一次修正請願（motion to amend），可以包括：
(A)刪除被IPR異議的專利範圍，以及
(B)對被IPR異議的專利範圍提出合理替代的請求項範圍（修正僅針對被異議範圍）。
如果是基於促進和解（35USC317），或是由審理官同意下，額外的修正請求可以被准許。修正後的範疇 不能超過原領證請求項範圍，也不能產生新事物。
CAFC判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2250.Opinion.6-29-2017.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/wvreqxhzrvdwzvw7yfty1c1g4wxxlthz）
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2017/07/lifting-improperly-amendments.html
與IPR程序中修正相關案例報導：
IPR程序中專利權人應證明修正後專利範圍具有專利性 - In re Aqua Products (PTAB, CAFC no.2015-1177)（http://enpan.blogspot.tw/2016/10/ipr-in-re-aqua-products-ptab-cafc.html）
此案小結：
在本案中，系爭專利修正後專利範圍是否可以與已知前案區隔並沒有真正的答案，因為在程序上，專利權人並未針對全部修正的部分提出與已知前案比對具有非顯而易知的技術特徵的充分答辯，因此，PTAB可以否決這個修正請願，也導致IPR決定全盤皆墨的結果。
IPR程序中是否可修正的問題 - Veritas Tech v. Veeam Software (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/09/ipr-veritas-tech-v-veeam-software-fed.html）
此案小結：
CAFC表示在PTAB決定僅看到討論新增的特徵，卻沒有討論與其他主要特徵結合的技術本身（沒有討論顯而易見性），因此CAFC認為PTAB武斷且任意地作出否決修正請願的決定，要求PTAB重審專利權人新增的請求項範圍。
IPR程序中修正專利請求項 - IPR2012-00027案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/ipr-ipr2012-00027.html）
此案PTAB提出修正要點：
- 對應35U.S.C.316(d)規定，不准修正請求的理由之一就是：修正並未針對專利異議理由（修正並未針對爭議的請求項）；
- 不准修正的另一理由是：修正擴大專利範圍，或是加入新事物；
- IPR異議中，行政法官會依照claim-by-claim、ground-by-ground的原則審理，在沒有特別情況下，每項請求項只能被一項請求項取代，修正請求（motion）要指定所要取代的請求項。否則修正請求將會被否決；
- 如果有特別的修正理由，專利權人的修正請求前需要知會PTAB；
- 對於每一項修正範圍，應該：
(1)請求項可以區隔先前技術；
(2)請求項相對於要被取代的相同異議範圍應有可專利的區隔性；
(3)請求項相對於要被取代的其他被異議範圍應有可專利的區隔性。 - 專利權人應證明修正請求項的可專利性；
- 專利權人應證明修正請求項已經與已知最接近前案不同；
- 專利權人應證明沒有已知前案讓被取代請求項為顯而易知；
- 當修正要引入更多的特徵，要提出有意義的理由（Adding features for no meaningful reason is generally inconsistent with proposing a reasonable number of substitute claims, and also not responsive to an alleged ground of unpatentability.）；
- 如果無法證明以上條件，PTAB會否決修正請求。
Ron
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