2017年7月10日 星期一

不願和解妥協的NEWEGG的勝利方程式 - AdjustaCam v. Newegg (Fed. Cir. 2017)

本篇名稱經考慮改為「不願和解妥協的NEWEGG的勝利方程式」，是否最後會勝利？不曉得，但是至少幾篇看來，NewEgg提供了對付NPE的建議。(updated on July 11, 2017)

 NEWEGG, INC是個頗具"侵略性"的"被告"，主因是「不惜與對手（通常是NPE）耗下去」，本部落格有三篇報導如下，NEWEGG, INC面對Patent Troll或NPE有很強的戰鬥力，且很在意「費用」誰付的議題，費用是Patent Troll/NPE的痛點，NPE擁有的專利權被撤銷更痛，在過去三篇報導中，包括要求原告NPE返還訴訟中法院費用、證人費用、甚至是律師費用，手段還有撤銷NPE專利。
這回（訴訟法院為東德州（EASTERN DISTRICT OF TEXAS）），原告ADJUSTACAM, LLC也是NPE，對包括Amazon的眾多公司提出專利侵權告訴，不過在訴訟初期就已經撤銷多數告訴，因為和解了，這也是Patent Troll/NPE以訴訟逼迫和解的一般結果，但不願妥協的就留下NEWEGG, INC繼續奮戰。


案件資訊：
原告/被上訴人：ADJUSTACAM, LLC
被告/上訴人：NEWEGG, INC., NEWEGG.COM, INC., ROSEWILL, INC.
系爭專利：US5,855,343

原告是這件系爭專利的專屬被授權者，系爭專利關於一個在平坦面上支撐的電腦視訊攝影機的架子，有可旋轉的關節，而被告這麼多，應該有些都是"莫名其妙"的被告使用者！

 US5,855,343


被告NEWEGG, INC是個電腦週邊零售商，被告還算是有理可循，因為NewEgg賣場販售的電腦視訊攝影機（如下列舉，摘自原告訴狀）也具有可旋轉關節，只是旋轉的角度有被限制，可能不如系爭專利的靈活。


其中「iHome」：

（截自https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIAD245CE5775&cm_re=computer_cam-_-9SIAD245CE5775-_-Product）

（故事過程可以從眾多網路資料得到，過程比結果有趣，往往專利從業人員希望得到一個訴訟的結論，我也常是這樣，結論似乎就表示法院的觀點，甚至提出一個可以遵守的"規則"，但其實結論常常是該案件的特殊多種因素的結果，不見得適用每一個案子，不應"以偏概全"。）

和解
本案在多數被告願意和解（理由是和解費用比訴訟費用更低"Many defendants settled for far less than the cost of litigation."）的情況下，被告剩下本篇前言所指具有"侵略性"的被告 - NEWEGG, INC。

我猜原告會給被告幾個和解時機（不同和解費用），這剛好也可在判決書中找到蛛絲馬跡，如：
(1)正式提告之前，這時，弱小或是不願花大錢的被告就會和解，但這類狀況除了當事人，原則上不會在訴訟中得出；
(2)解釋申請專利範圍之前，被告律師會自己解釋專利範圍，如果有"侵權"的模糊空間，可能就願意和解，本案不少被告在此階段和解；
(3)解釋專利範圍之後，本案在提訴兩年後，法院解釋申請專利範圍（Markman hearing），解釋申請專利範圍中旋轉關節的範圍，這時又有被告和解，可能認為侵權的機率多了；
(4)正式進入訴訟中的任一過程，原告可以在訴訟中與被告和解，訴訟也會因此終止。

若不和解，之後的法院程序如專家證詞、探索程序，本案被告就剩不多了，主要是NewEgg。

收手
這時，原告ADJUSTACAM, LLC反而退卻，還有被告要繼續訴訟，這也是作為NPE應該要認知的「"認賠停損點"」的退場時機，可能是NEWEGG, INC有名聲在外。

在2012年10月，NewEgg請求地方法院要求原告返還費用（35 U.S.C. § 285），理由是ADJUSTACAM明顯是以訴訟為手段獲利的「客觀的非善意」（理由之一），且訴訟沒有合理期待的成功機會（理由之二）。
"In October 2012, Newegg moved for a declaration of exceptional case under 35 U.S.C. § 285 and an award of fees."

 35 U.S.C. 285 Attorney fees.
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

地院態度
本案東德州地方法院兩次拒絕NEWEGG, INC提出返還費用的請願理由是基於「技術上」的討論，因為被告產品確實有機會侵權成立，因此，地院認為原告提訴不符「非善意（bad faith）」或是有任何不恰當的目的（即便要求和解的費用"不合理"，卻也沒有規定何謂合理）。


地院算是就事論事。

 CAFC決定
NEWEGG, INC在地院-CAFC的程序有兩次上訴，第一次CAFC駁回地院拒絕NEWEGG, INC的請求的決定，第二次就是本次。

主要爭議35 U.S.C. § 285在中所謂的"返還合理律師費用的例外"，反正NEWEGG, INC就是想要拿回訴訟律師費用，給NPE下馬威。

這時搬出最高法院對於35 U.S.C. § 285的解釋：所謂「例外」，一般訴訟雙方分別支付各自的費用，但考慮到訴訟一方的訴訟立場的實質實力，或有任何不合理的情事，就是「例外」。


如此，CAFC在第二次判決認為，地院濫權否決被告提出返還費用的請求，第一，地院並未依照第一次CAFC撤回重審的指示；第二，地院錯誤檢視被告提出的證據。

看來，NewEgg第一次CAFC勝訴，也影響了第二次判決，因為地院明顯並未依據CAFC指示做決定，也未正確檢視NewEgg提出的證據重審。

第二次CAFC決定
CAFC判決，地院濫權否決被告NewEgg的請求，同時認為原告的侵權訴訟是基於沒有理由「baseless」的訴訟，沒有合理而正當的訴訟理由，如此發回地院重審。

my two cents:
面對NPE，主要就是「錢」這個議題，特別是US$，索賠對NPE有一定的嚇阻效果。

"無辜"的被告常常也是要支付龐大的訴訟費用，如果要求返還費用，需要理由（例如：指出原告是利用訴訟作為和解的手段），特別是指出原告濫告的理由，至少有前例可循，如：美國法院要NPE律師自己負擔法律費用 - Gust vs Alphacap Ventures and Richard Juarez（http://enpan.blogspot.tw/2017/03/npe-gust-vs-alphacap-ventures-and.html），還有：

涉及35 U.S.C. § 285律師費用的報導有：


本案原告訴狀：https://search.rpxcorp.com/litigation_documents/155488

CAFC判決：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1882.Opinion.6-29-2017.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/gu4s9x2oodoahohjv9p121rqqir4mqsg）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2017/07/attorney-district-awarding.html

Ron
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