拋棄權利範圍的程度 - Techtronic Indus. v. ITC and Chamberlain Group (Fed. Cir. 2019)

一般常識是，專利審查歷史、說明書與權利範圍內容用來解釋專利範圍時，多多少少會限制專利範圍的解釋，也避免專利權人不當擴張範圍，但是，專利權人到底拋棄了多少範圍（disavowal of claim scope）？本案討論有關專利權人到底拋棄了權利範圍到達了甚麼程度？

本案討論系爭專利範圍中揭露的車庫門開啟器中的紅外線偵測器是否一定要置入在壁掛式主機中？這與專利權人拋棄了多少範圍而定！


案件資訊：
上訴人：TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD., TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC., ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC., OWT INDUSTRIES, INC., ET TECHNOLOGY (WUXI) CO. LTD.（簡稱TTI）
被上訴人：INTERNATIONAL TRADE COMMISSION（簡稱ITC）
參加人/專利權人：THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
系爭專利：US7,161,319, US7,339,336 and 7,196,611
判決日：December 12, 2019

本案緣起The Chamberlain Group於ITC提起對TTI的侵權調查（section 337(a)(1)(B)），被告侵權物為「車門開啟裝置」。系爭專利US7,161,319關於可移動關卡（barrier）控制器，這個控制器傳出訊號，以控制車門開啟裝置，第一開關傳輸關卡指令，用以開啟或關閉可移動關卡；第二開關傳輸指令以給電至光源（受控紅外線感測結果）。



1. An improved garage door opener comprising 
a motor drive unit for opening and closing a garage door, said motor drive unit having a microcontroller 
and a wall console, said wall console having a microcontroller, said
microcontroller of said motor drive unit being connected to the microcontroller of the wall console by means of a digital data bus.

ITC最後判決一受限排除命令（limited exclusion orders），並對TTI等發出停止進口的命令。

同樣地，在侵權判斷中，需要解釋專利範圍，解釋專利範圍中主要爭議是其中一個元件「wall console」（字面翻譯為壁掛式主機），依照專利範圍，其中包括微控制器，通過數位匯流排連結以控制馬達。

侵權是否成立，各說各話，因為關於如何判斷「拋棄權利範圍的程度」？

根據歷史，專利權人Chamberlain曾經排除先前技術而主張在此Wall Console中設有紅外線偵測器，並且說明書也僅有這個實施態樣，因此ITC的行政法官ALJ認定此wall console為壁掛式，且包括了紅外線偵測器。如此，之後判斷是否侵權時，作出了侵權不成立的結論。

案件之後經ITC委員會審視後，還參考了US6,737,968（為系爭案母案，用此案揭露內容證明專利權人沒有想要將紅外線偵測器置入console中），否決了ALJ的決定，認為說明書實施例不應用來限制專利範圍，ITC委員會認為專利權人是否在審查歷史中明確地拋棄其他解釋，這仍有待確認。ITC最後結論是「侵權成立」。

TTI等上訴CAFC。

CAFC查看證據時，先以35 U.S.C. § 112規定開始，規定專利說明書應能推定出專利範圍所指明確的權利主張，揭露內容應符合準確而明確的要求。

判斷侵權議題時，解釋專利範圍中文字的意思時，說明書為主要參考依據，加上上訴人主張專利權人在審查歷史為了要區隔先前技術，已經有排除其他範圍（constitutes a disavowal of claim scope），且專利說明書也僅有一個實施例：壁掛式主機包括了紅外線偵測器！

專利權人主張歷史與說明書內容並沒有"那麼多"否決掉想要主張的權利範圍，主張："Chamberlain contends that the ’319 patent’s characterization of the invention does not rise to the level of a disavowal of claim scope."

所述議題為「level of a disavowal of claim scope（拋棄權利範圍的程度）」如何衡量？

很特別地，ITC委員會認為：系爭專利的母案'968的專利範圍明確地指出紅外線偵測器要設置於壁掛式主機中，以此認為，表明專利權人在本次系爭專利想要有"更廣"的權利要求，也就沒有指明紅外線偵測器的位置。

"The Commission adds that the claims of the parent ’968 patent are expressly directed to garage door openers that locate the passive infrared detector in the wall console, indicating the patentee’s intention to seek broader claims in the instant patent, without specifying the location of the passive infrared detector."

然而，CAFC法官並不這樣認為，反而是同意上訴人TTI（侵權被告）主張專利權人Chamberlain拋棄了壁掛式主機沒有紅外線偵測器的範圍，且在"Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)"案例提出解釋專利範圍的原則下，認為系爭專利的專利範圍界定出紅外線偵測器就是要在壁掛式主機內。

"Claim terms are normally given their ordinary and customary meaning, as understood by persons of ordinary skill in the art in view of the specification and prosecution history. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005) (en banc)."

本部落格參考：
- 合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html）

法官提出要判斷「拋棄專利範圍的程度（disavowal of claim scope）」應要清楚（clear），如果卻不必多明確（need not be explicit），原則是："disavowal"可以從清楚的發明說明書與審查歷史的限制得出。這裡列舉前例"Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc."與"Blackbird Tech LLC v. ELB Elecs., Inc."，此案中，專利說明書中沒有教示相關特徵對於發明是重要、必要而關鍵（important, essential, or critical）的，這樣，就不見得達到「拋棄專利範圍」的程度。




要達到「拋棄專利範圍」的程度，例如為了要區隔先前技術所作出的disavowal。解釋專利範圍的目的是得出發明真正的範圍，並判斷是否說明書實施例定義出發明的限制，或是僅是舉例而已，這需要仔細判斷。

再者，當ITC委員會認為雖然專利權人在審查歷史中對於前案的車庫門開啟器作出評論，但不一定是"拋棄"了範圍，說明書也沒有說紅外線一定要設置在哪裡！

CAFC法官（很睿智）認為，即是「評論先前技術」是否會產生「拋棄範圍」的效果，還是要依據內部證據而定，也就是說明書、審查歷史等。就本案來看，說明書明白地表達了發明的範疇，也排除了一些實施例（沒寫），但也不表明被排除的實施例為不可實施（infeasible）或是不可能（impossible）。




就以上原則，回到本案，CAFC法官認為很難判斷ITC委員會判斷是否拋棄範圍的標準為何？但就系爭專利'319的說明書揭露內容而言，明確地表示為了要改善車庫門開啟器而將紅外線偵測器移出head unit並置入wall console，因此拋棄了在wall console中可以沒有紅外線偵測器的範圍，否決ITC委員會意見，認為侵權不成立。



my two cents:
這件學習到幾件事：
1. 專利範圍原則上不會被說明書揭露的實施例所限制，即便是僅有一個實施例，至少美國法官這樣想。
2. 但過程中可知，僅有一個實施例會被拿來做文章，如果可能，就提出第二個（或以上）實施例，避免被不當限縮範圍。
3. 答辯過程中如果刻意貶低或評論先前技術（為了拿到專利），可能都是拋棄相對的範圍的舉動。
4. 但即便評論了先前技術，就本案來看，法官不一定認為這是拋棄，要看內部證據而定！
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2191.Opinion.12-12-2019.pdf（備份：https://app.box.com/s/xr4yvm8lpg732liqjqxo9y257whnti0v）

Ron