泡泡密度的揭露與進步性 - 歐洲訴願T 0999/17

本案例可用來探討歐洲訴願中討論的進步性與揭露議題。

案件資訊（T 0999/17）：
歐洲專利申請號：06791423.4（對應美國專利：US7875761）
歐洲專利公開號：EP1931289
訴願決定日：10.9.2019（歐洲格式）

相關法律：
EPC Art 56（進步性）

EPC Art 100(b)（可據以實施性）

本案為一個無效異議的判決，上訴歐洲訴願委員會的議題為發明是否具有進步性以及說明書揭露是否滿足可據以實施的規定。

系爭案名稱為邊角的泡泡（BEVELLED FOAM），這是傷口壓力繃帶的改良技術，提出一種凝膠中「斜邊泡沫敷料（foam dressing with a bevelled edge）」，因為邊角泡沫的密度高於中央部分，會造成傷口部分滲出凝膠阻塞，此發明提出一種不黏的泡沫敷料，具有不透水的襯層，此傷口敷料可應用在使用繃帶治療靜脈潰瘍，可以減少使用痕跡。




系爭案技術特徵關於泡泡敷料（dressing）的特性，就在Claim 1的最後一句話：


上述Claim 1中界定「中央泡泡的密度」大於100公斤/立方米，附屬項除了密度外，還界定出泡泡的範圍尺度，異議者主張沒有界定上限，或是無法讓人理解其所佔據的體積，這樣是否不滿足揭露規定？

專利權人在訴願階段（口審階段）提出主要請求（main request）以及多個次要請求（auxiliary request），主要請求維持上述範圍，次要請求有不同的修正。

次要請求A-1，進一步界定出泡沫敷料的密度上限（"小於400公斤/立方米"）。

次要請求A-2，界定泡沫敷料直接接觸傷口的特徵（"the foam dressing has a wound-contacting surface for providing direct contact between said foam dressing and a wound."）。

次要請求A-3，界定泡沫的化學特性（"the foam is a hydrophilic polyether based polyurethane"）。

次要請求A-4，提出更細節泡沫的特性：


進步性：

對於「進步性」議題，在訴願理由中，先釐清要解決的問題，很重要的爭點之一是「先前技術（closest prior art）的技術目的教示系爭案要解決問題？」

"During the oral proceedings before the board, the appellant defined the problem underlying the patent-in-suit as to provide alternative foam dressings that address the problem of leakage and excess pressure."

歐洲訴願委員會認為最接近先前技術（document 19）有描述到滲出的問題，認為系爭案發明對於相關領域的技術人員而言為顯而亦見地提出如系爭案發明的解決方案，使得判斷依據document 19，系爭案Claim 1不具進步性。

也就是說，由於先前技術也解決滲出問題，若發明僅是「改變了泡泡密度」算是簡單的，使得系爭案Claim 1（main request）並不具備「進步性」。

經查其他次要請求A1-A3，都是討論泡沫的特性，同樣也認為不具進步性。

這裡有個話題是「convergence」，好像可以翻為收斂，也可以翻為「一致性」，就是當訴願人提起新的request時，會看看與先前request是否一致，或說是否有收斂議題，如果沒有，就會否決新的request。

關於之後提出的次要請求A4，原本審查意見是不同意這個「沒有一致/收斂議題」的次要請求A-4，但是訴願人撤回了其他次要請求（包括刪除多項的請求項），使得訴願委員認為沒有理由不接受這個A-4。

一旦「收斂」後（訴願人自己限縮議題、撤銷一些請求、刪除一些專利範圍），訴願委員欣然接受這個新的次要請求。

最後，訴願決定認為最接近先前技術documents 19, 13等並沒有讓系爭案次要請求A-4為顯而易見，該請求的專利範圍具有進步性。

可據以實施性：

關於可據以實施的議題（Sufficiency of disclosure），異議人主張相關領域技術人員很困難地判斷出泡沫的體積，包括其密度的計算，使得無法據以實施該發明。

然而，對此主張，訴願委員認為，有關「Sufficiency of disclosure」，如EPC Art 84（"The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description."），並不是法定異議理由，也就是異議人不能以此理由（EPC Art. 84）無效已經獲准的專利，且異議人也沒有證明系爭發明是不明確而讓相關領域技術人員無法據以實施。

關於異議人主張「泡沫密度是否可以被量測？」因為泡沫是會被破壞的，密度是動態的。

訴願委員的判斷是，「量測泡沫的密度」這個動作僅需要在製作過程中，而系爭案發明介定的是「特性」，在適當的參數下可以製作出特定密度的泡沫，這個判斷使得訴願否決了異議人提出的質疑（這...算頗為睿智的判斷）。

因此，根據以上判斷，訴願決定否決異議人提出的無法據以實施的理由。


訴願決定：https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t170999eu1.pdf（備份：https://app.box.com/s/u4mezncgkms8d3b4zojnintxhwrud74a）

my two cents:
從一篇訴願案可以學到一些訴願中的規定與判斷/決策邏輯。



Ron