2020年2月19日 星期三

發明與設計(厚度、Logo)侵權的案例 - Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories (Fed. Cir. 2019)

這件侵權與專利有效性案例關於同時設計與發明,可以同時看到兩種專利權的特性,至少從此案例(Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories (Fed. Cir. 2019))得出,在地方法院陪審團的眼中,發明(部分系爭請求項)無效,但設計侵權成立,這就是一些基本差異,但CAFC有些不同看法。

Columbia Sportswear算是很「好戰」的公司,本部落格就報導幾件與此公司有關的訴訟,也都帶出不錯的觀念,如:

設計專利侵權賠償不會僅針對最終產品來算 - Columbia Sportswear v. Seirus Innovative(https://enpan.blogspot.com/2017/10/columbia-sportswear-v-seirus-innovative.html
- 解釋專利範圍討論 - 源自Columbia Sportswear v. Seirus Innovative案例(https://enpan.blogspot.com/2017/10/columbia-sportswear-v-seirus-innovative_6.html

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案件資訊:
原告/上訴人/專利權人:COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC., AN OREGON CORPORATION
被告/交叉上訴人:SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES, INC., A UTAH CORPORATION
系爭專利:USD657093、US8453270
判決日:November 13, 2019

本案緣起Columbia Sportswear這個運動器材公司對被告Seirus Innovative Accessories公司提出侵權告訴,在地方法院階段,Columbia公司的'270發明專利經陪審團判定不具新穎性與進步性,但卻在簡易判決中裁定被告產品仍侵害'093設計專利,因此訴訟雙方都上訴CAFC

系爭專利USD657093關於熱反射材料,用「設計專利」界定"材料"是頗為特別的,根據設計圖式,除了圖1~4用圖案表示「材料表面」的紋路外,其他都是使用在一些物品上的應用。





US8453270關於一個印上紋路的熱管理材料,也是"材料",但是不再"表面",而是深入揭示材料的結構、成份與功效。


Claim 1:


進一步地,主要系爭專利範圍落在Claim 2:"...the base material comprises an innermost layer of the body gear having an innermost surface, and wherein the heat-directing elements are positioned on the innermost surface to direct heat towards the body of a body gear user."(編按,其中"body gear"應指特殊用途的衣物,這項範圍界定的是這樣的衣物內層具有導熱向身體的材質)

相對於發明專利中界定的「功能」與「材質」,設計專利侵權判斷的一般原則是,以一般觀察者(ordinary observer)判斷是否終端消費者使用被告Seirus的手套與產品「Seirus’s HeatWave」"外觀"與設計專利是否有差異?

被告侵權產品:



(圖案截https://www.seirus.com/heatwave-liner-6631.html

地方法院:
關於'093系爭設計專利的侵權議題,十分有趣地,採用普通觀察者(ordinary observer)的測試方法,就是以普通觀察者的眼睛來看系爭設計與被告侵權物的差異,若會被告侵權物可以讓普通觀察者誤以為是系爭設計的話,就為侵權成立。

然而,當中仍有細節,普通觀察者應為熟悉習知技術的人,當以先前技術為基礎判斷出系爭設計與被告侵權物之間的差異時,普通觀察者可以注意到系爭設計與先前技術的差異(這個差異成為系爭設計的主要特徵),如此,當系爭設計與先前技術很接近時,普通觀察者的眼睛怎麼看這個系爭設計與被告侵權物的差異成為判斷侵權的重要依據



誰是「普通觀察者」?地方法院以購買並使用被告(Seirus)產品保暖手、腳與頭部的消費者(實際使用者)作為「普通觀察者」,結果地方法院認為,即便是很挑的消費者,仍很難察覺系爭設計與被告侵權物的差異。

被告自然會主張系爭設計與被告侵權物的差異"很明顯",包括放上「logo」的地方,不過地院的回應是,因為logo的位置不是系爭設計主張的權利,不同意考慮Seirus的Logo位置,即便考量了Logo,差別仍很小,判定設計侵權成立。

CAFC階段:
對於系爭專利'270發明專利而言,被告提出兩件先前技術,法院認為系爭專利Fottinger已經揭露系爭專利中的非連續表面紋路,以及所佈設的黏接物與用以導熱的金屬粉末,即便有差異,仍建立了顯而易見的初步印象。在地院陪審團作出不具非顯而易知性的決定時,產生了法院有錯誤指導陪審團的濫權議題,但CAFC法官認為這"無傷大雅",沒有影響判決的錯誤。對於專家證詞,則是確實有錯誤的情況,但仍不影響判決。認為'270專利中系爭專利範圍無效。

針對地方法院判決設計專利侵權成立的決定,CAFC認為地方法院不當拒絕考慮被告產品上的「Logo」產生對於侵權決定的影響,以及認為地院處理爭議時,採用了不正確的標準。

CAFC對於將「Logo」拿掉而判定被告侵權物與系爭設計很接近的結論,CAFC採用了被告Seirus提出的幾個關於設計與被告侵權物的差異。

(1)被告主張被告侵權物的產品設計中的波形(wave)不是用一樣的「厚度」,主張系爭設計使用一致的厚度;但是地方法院認為「厚度」不是系爭設計主張的範圍,即便厚度有差異,僅是不要緊的差別。

CAFC法官認為系爭設計的範圍包括了其紋路的厚度,顯示在圖中的設計是設計主張的範圍。加上,法官認為普通觀察者因為"整體設計"的相似度而被欺騙,而不僅是被設計中的"裝飾特徵"被欺騙("An ordinary observer is deceived by an infringing design as a result of “similarities in the overall design, not of similarities in ornamental features considered in isolation.”")。

(2)被告在被告侵權物上所重複置放的「Logo」,地方法院認為,拿掉Logo後,被告侵權物與系爭設計就接近一致。

關於被告侵權物品上的「Logo」,是否成為判斷差異的特徵,似乎有許多不同看法的前例,是否仿冒別人的設計再押上自己的Logo就可迴避侵權?或是說,消費者無法避免地從產品上的「Logo」就辨別出產品差異?

CAFC法官同意被告意見,被告重複置放的「Logo」與產品設計融為一體,不能簡單地認為被告僅是包括了其Logo而已。CAFC法官判定地院判決標準錯誤。



CAFC判決:同意地院認為系爭專利'270無效(claims 2, 23)的決定,但不同地院的是,認為系爭專利'093侵權不成立!

my two cents:
本案被告提出幾點「設計差異」值得討論,一為「厚度」,另一為「產品上的Logo」,我覺得...這個判決太偏袒被告,用紋路的厚度是否一致以及因為有Logo造成差異的判斷都是怪怪的。



不過,確實很多設計是「大量重複品牌Logo」,並且也造成了具有差異的識別性,也不會混淆消費者,不過這點...仍是有爭議!


判決文:
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1329.Opinion.11-13-2019.pdf(備份:https://app.box.com/s/yp9iwxp273k7ozlgn83cod6nhl0t4iyo

資料參考:
https://patentlyo.com/patent/2019/11/placement-relevant-infringement.html

Ron

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