我覺得歐洲專利說明書的撰寫與台、美、中等國很不有些不同相同,雖有可解釋空間,或是法條解釋的彈性,但字面上解釋就是說明書中不能有未被申請專利範圍所涵蓋的實施例,也就沒有太大後續案(CA)等太大的布局空間,更影響實務上說明書修正的要求。
在歐洲答辯過程中,審查委員將根據檢索報告與申請人修正要求說明書有對應修正,說明書的修正規定根源於歐洲專利法第84條(Article 84 EPC)要求說明書應支持申請專利範圍,而說明書的修正的根據細節在Rule 42 EPC - content of the description:
(1)
The description shall:
The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a different presentation would afford a better understanding or be more concise.
Rule 42(1)規定說明書應:
(a) 界定出發明技術領域;
(b) 指出可理解發明而能據此進行檢索與審查的申請人已知的背景技術,較佳地,可引述相關文獻;
(c) 揭露要主張權利的發明內容,包括可理解的技術問題的解決方案,描述技術功效;
(d) 簡述圖式;
(e) 細節描述實現發明的內容,使用基於圖式的範例;
(f) 明確指出發明的產業可利用性;
Rule 42(2)表示要能明白或簡潔地表達發明內容。
如此,一般面對歐洲審查意見時,會接獲檢索報告,一般做法會將其中涉及發明新穎性與進步性的前案(列舉專利相關編號)簡述加入背景的描述中;發明技術領域應對應到修正後的請求項範圍(如果發明沒變,就不用修正);發明內容(Summary)部分應對應修正後請求項內容,例如可加入 "The invention is set out in the appended set of claims"或是"The invention is as defined in claim X"帶過,而不用一定要重複請求項內容;另要求刪除不被請求項涵蓋的實施例,除非實施例可合理地可用於強調修正後請求項描述的技術方案,或者應註解非發明的一部分。
相關修正要求如下(範例):
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上述OA截圖中提到"EPC guidelines F-IV, 4.3":若有產生不明確而影響保護範圍的情況,應避免任何說明書與請求項之間存在的不一致性(inconsistency),最後一段也提到,可能因為專利審查過程中限縮原本提出多個獨立請求項的情況(Rule 62a(1)),或是要求申請人指出要進行檢索的專利標的(Rule 63(1)),或是因為不符單一性而做出的選擇限制(Rule 64, 164),(排除部分保護標的),使得說明書、圖式與請求項經常有不一致的情況發生,這時,EPC規定應將說明書中未被專利範圍涵蓋的實施例或範例刪除,或是表明不被專利範圍涵蓋("the embodiments and/or examples of the non-claimed inventions must be either deleted or clearly indicated as not being covered by the claims.")。
上述OA截圖中提到"EPC guidelines F-IV, 4.3":若有產生不明確而影響保護範圍的情況,應避免任何說明書與請求項之間存在的不一致性(inconsistency),最後一段也提到,可能因為專利審查過程中限縮原本提出多個獨立請求項的情況(Rule 62a(1)),或是要求申請人指出要進行檢索的專利標的(Rule 63(1)),或是因為不符單一性而做出的選擇限制(Rule 64, 164),(排除部分保護標的),使得說明書、圖式與請求項經常有不一致的情況發生,這時,EPC規定應將說明書中未被專利範圍涵蓋的實施例或範例刪除,或是表明不被專利範圍涵蓋("the embodiments and/or examples of the non-claimed inventions must be either deleted or clearly indicated as not being covered by the claims.")。
所謂「不一致」的情況如:(1)單純地說明書與請求項用語不一致;(2)重要特徵明顯不一致;(3)部分說明書與圖式與保護標的不一致。
相關判例為T1808/06,案件資訊如下:
案件編號:T 1808/06
判決日:14 February 2008
系爭專利申請號:EP92903433.8(European patent No. 0 567 529)
專利權人/回應人(respondent):Multisorb Technologies, Inc.
異議人(opponent):Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
相關法條:EPC Art. 69(1), 84, 123(2)
系爭案關於「Oxygen-absorbing label」:
本案緣起由異議人Mitsubishi對系爭專利提起異議,異議理由是:說明書中有不被保護的實施例,使得說明書內容與請求項內容相違背,但在歐洲異議程序(opposition proceeding)決定中,判定系爭專利有效,理由是:從沒有申請專利範圍中特定元件(sheet of moisture-absorbing paper)的實施例來看,並沒有造成申請專利範圍的不明確,判定專利有效。
異議人不服決定,提起上訴。
上訴人/異議人主張系爭專利說明書與圖式並沒有正確地適用專利範圍,違反Art. 84 EPC規定。
上訴人主張,系爭專利範圍中在低濕度環境中使用「moisture-absorbing paper」的技術範圍並未被原說明書支持,特別是圖式與相關說明內容沒有這個「moisture-absorbing paper」。專利權人/回應人反對這個主張,表示說明書範例中有揭示使用了"moist blotter paper",這就是吸收濕氣的紙。
訴願決定:
首先確認專利說明書應支持請求項範圍的規定(Art. 84 EPC),因此應通過修正以確保兩者之間的一致性,也就是不被請求項所涵蓋的實施例應該被刪除。
(一些委員會的說明)根據Art. 69(1) EPC與相關審查基準(part C, chapter III, point 4,3)中規定的「inconsistencies」,可能誤導為它可被理解為直接適用在審查或是異議程序中請求項應被說明書支持以及明確性的要求,但這不是關於保護範圍,因為程序為由是不能修正說明書的,也就是不能修正核准專利。Art. 69(1) EPC不是規定要修正專利範圍,而是解釋專利範圍的規定。
在爭議中,回應人/專利權人不同意異議人要求應從系爭專利說明書刪除的部分,也就是用在低濕度環境的相關說明,但也有部分刪除建議是雙方同意的。訴願委員會對其中主要請求(main request)-是否同意上訴人要求刪除的部分,認為,因為根據申請專利範圍,不能排除說明書中應用在低濕度環境的適用 (可對照上述上訴人的主張),也就是請求項中moisture absorbing paper可以從低濕度環境中吸收濕氣,因此否決上訴人的主要請求。
但同意上訴人要求刪除未能解釋專利範圍的相關段落的次要請求(auxiliary request)。
歐洲訴願委員會結論:根據Art. 84 EPC規定,請求項應被說明書支持,因此會要求修正說明書;但在審查程序中,在需要參考Art. 69(1) EPC以說明書解釋專利範圍而沒有擴大範圍時,不用修正。
也就是說,根據訴願決定,Art. 84 EPC規定請求項應被說明書支持,而適應修改後的請求項,應小心地改寫說明書,以避免說明書與請求項不一致的問題,因為兩者不一致將會導致請求項發明不明確。但也提到,不再被請求項涵蓋的實施例應被刪除,除非這些實施例還可合理地被考慮以強調發明標的,若是這樣,還是要在說明書中標註某些實施例未被請求項涵蓋的用語。
=>只要沒有造成解釋專利範圍的疑慮,是否要將不被專利範圍涵蓋的實施例從說明書刪除,還是可以討論的,也不一定要刪。
my two cents:
首先一提的是,有時CLAIM寫為請求項,有時寫為申請專利範圍,或專利範圍,其實是有點亂用,我自己也不一致,也懶得改,但就核准範圍來說,應就使用專利範圍,在此說明。
不論實際如何運作,至少歐洲專利規定是實踐「一發明一申請/一專利」的原則,法律上規定說明書不能揭露不主張權利的內容,就不同於美國、日本等實務上會將所有可實施的方案都揭露在說明書,請求項與說明書沒有太嚴格一致的規定,因此可以有後續案的布局,如CA, CIP, DIV等。
歐洲專利答辯時,若有伴隨申請專利範圍的修正,應對應修改說明書,至少:把影響新穎性與進步性的內容列舉在背景技術中;修改summary以符合修正後請求項;以及刪除未被修正後請求項保護的實施例。
判決檔案:https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t061808eu1.pdf(備份:https://app.box.com/s/kwd2clzzf0ma7trate19znc1du7f0l3g)
Ron
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