本篇討論「條件式專利（conditional claim）範圍怎麼看？」- In re Google, 22-1611 (Fed. Cir. 2022)
案件資訊：
上訴人：GOOGLE LLC
系爭申請案：15/487,516
本案緣起PTAB確認USPTO審查委員無須針對Google申請案'516申請專利範圍中以「條件式用語」所描述的技術特徵提出"新穎性證據"。
引用前例即為我自己心中常常記住的「Ex Parte Schulhauser, No. 2013-007847」，因為經常撰寫軟體專利，規劃申請專利範圍時不免會面對「條件式」表達的步驟，如if, else.../when.../whether or not...，撰寫時自然是要盡量避免這類較為限縮或是"不被考慮"的描述方式，解決方式：(1)以最重要流程為主要專利範圍，例外則寫在附屬項；(2)以最重要判斷是寫在最前面，次要/可能不被考慮的特徵寫在後面；(3)盡量讓每個條件式步驟本身要有新穎特徵（方便日後調整）。
然而，特別的是，USPTO局長跳出來提起motion（動議），認為PTAB/USPTO審查意見有誤，要求發回PTAB重審。CAFC同意在不浪費司法資源的情況下重審本案。
如果回到如系爭申請案15/487,516請求項撰寫方式，claim 1如以下摘錄（我在公開資料找不到系爭申請案），從patently-o所公開的內容來看，方法請求項中的一句話＂in response to a determination that a first block is available, generate a pixel value＂被認為是條件式用語而被認為是"no weight"，其實是不太公平的，就發明人利益而言，專利審查應該是合理地解釋專利範圍，就"技術本身"而論，而非字字檢討，但專利系統屬於一種司法系統，法律人確實會不同工程人的想法。
不過本次USPTO局長(Director)提起的疑慮可能會引發這類申請專利範圍用語不同的思考，期待有不太一樣的案例產生（編按，我的期待是＂整體來看＂技術特徵，而非＂太嚴格地＂字字檢討或是句句考究）。
---補充---
關於patently-o提供一個檔案連結：https://patentlyo.com/media/2022/09/Google-NOA-with-PTAB-Decisions-Attached.pdf，為Google於04/11/2022提起上訴的存檔內容，其中附帶有Google於2017年提起notice of appeal以及decision of appeal等內容，PTAB表示駁回系爭申請案'516的claims 1-4, 9-12，核准claims 17-20，claims 5-8有瑕疵（objections）。
claim 1：
PTAB基於"Ex parte Schulhauser"否決Google的意見，認為系爭申請案中有幾項專利範圍採用了條件式用語，為何條件式用語no weight，是因為當有條件（L1）不滿足，後面的步驟L2, L3並不會執行，因此在最廣而合理的解釋原則下，專利範圍就會在L1條件為止，後面的步驟就no weight。
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9/16/2022 order：
過去的報導：
- 當有條件符合而流程結束，就以此為最廣專利範圍 - Ex parte Schulhauser (PTAB 2013-007847)（https://enpan.blogspot.com/2016/10/ex-parte-schulhauser-ptab-2013-007847.html）
- 副詞子句的效力（特別包括附帶條件的專利範圍討論） - MPEP 2111.04（https://enpan.blogspot.com/2019/04/mpep-211104.html）
- 條件式專利範圍（conditional limitations）討論（https://enpan.blogspot.com/2021/05/conditional-limitations.html）
資料參考：
Ron
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