2019年4月12日 星期五

副詞子句的效力(特別包括附帶條件的專利範圍討論) - MPEP 2111.04

再探副詞子句,根據"http://www.taiwantestcentral.com/Grammar/Title.aspx?ID=321"定義,副詞子句是以從屬連接詞所引導的從屬子句,當副詞使用,主要是來修飾主要子句的動詞、副詞、或形容詞,說明與時間 (when, after, since, until)、地方 (where)、目的 (so that, in order that, lest, in case)、條件 (if, as long as, unless)、原因 (because, as, so … that)、結果 (now that)、讓步 (whether, wherever, whenever) 、情態 (as, as if) 的關係。

過去曾經報導:
連接副詞的效力 - MPEP 2111.04(https://enpan.blogspot.com/2017/05/mpep-211104.html



MPEP 2111.04 “Adapted to,” “Adapted for,” “Wherein,” “Whereby,” and Contingent Clauses

以下整理出一些解釋這些副詞子句的原則

MPEP 2111.04規範各種請求項用語產生限制專利範圍的效力,特別提到「"ADAPTED TO," "ADAPTED FOR," "WHEREIN," and "WHEREBY"」等用語,這些都是一種「選擇式」的用語(optional),不會用來限定在特定步驟或結構原則一:"adapted, wherein, whereby"為選擇式用語,非限制條件

然而,這裡還是說明,是否這些用語用於限制專利範圍,端賴事實而定。根據案例Griffin v. Bertina (Fed. Cir. 2002),當"wherein"子句在流程專利(process)中給予步驟的意義與目的時,wherein的描述就會成為限制條件!(原則二:如果賦予意義,"wherein"子句會成為限制條件

再參考In re Giannelli (Fed. Cir. 2014)案,當專利說明書對"adapted to"有明確的限縮意思,"adapted to"子句將用於限制專利範圍(該案是機器)。(原則三:若說明書有明確的限縮,"adapted to"子句也會是限制

參考Hoffer v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2005)案,當"whereby"子句描述涉及專利性的重要條件,不能被忽視,而會實質改變發明的要件。(原則四:如果"whereby"描述重要技術,不能被忽視

但是,法院還是提到,若僅是表達流程步驟的「預期的結果(intended result)」,在方法專利中的"whereby"子句沒有比重(not given weight)。(原則五:如果僅表達預期的結果,"whereby"子句不是衡量專利性的條件

本條MPEP後半段討論CONTINGENT LIMITATIONS(附帶限制,編按,就是有條件式的專利範圍):

方法專利:
在最廣而合理的解釋原則下,在方法專利中,專利範圍中的"附帶限制"要求僅有"必須執行的步驟",而沒有包括"沒有需要"被執行的步驟,也就是可能涵蓋沒有符合任一條件(conditions precedent)的範圍(更廣、過廣?)

(重要)(若看來怪怪的,就看範例:在一方法中,若第一條件發生,執行step A,若第二條件,執行step B。如果發明沒有第一或第二條件(兩者其中之一)即可實現,最廣而合理解釋專利範圍時,就沒有一定有step A或B。因此,使用條件式的專利範圍時,可能在某個條件成立時發明就可實現,在最廣的解釋下,其符合某一條件執行的步驟都不算專利範圍的限制

反之,當發明要求第一條件的發生,最廣而合理的範圍就會包括step A;如果發明同時需要第一與第二條件的發生,其最廣而合理的範圍則都會包括step A與B。)原則六:如果採用條件式界定專利範圍,若發明在任一條件就可實現,最廣的解釋就不會包括任一條件符合下的步驟

系統專利:
對於具有執行特定功能的結構的系統專利範圍,其中僅在有一條件符合時才會發生,其最廣而合理的解釋即包括執行特定功能的結構

(重要)因為系統必須具備結構,不論是否有任一條件符合以及有功能被執行,此系統專利範圍並不同於方法專利的解釋。

這裡提到PTAB案例Ex parte Schulhauser,可參考當有條件符合而流程結束,就以此為最廣專利範圍 - Ex parte Schulhauser (PTAB 2013-007847)(https://enpan.blogspot.com/2016/10/ex-parte-schulhauser-ptab-2013-007847.html)。

(重要)此案討論到「附帶限制」的專利範圍,而且也包括了方法與系統,PTAB在最廣與合理解釋原則下,認為,若方法專利中有條件不符合,就不執行特定步驟,專利範圍不會包括這個條件下的步驟;在具有執行某一功能的結構特的系統專利中,如果需要有一條件符合才會發生特定這個功能,系統仍會包括這個結構特徵原則七:以系統專利而言,當其中包括在某一條件符合才執行特定功能的結構特徵,無論如何,系統範圍仍會包括這個結構特徵)(編按,因為無論條件是否符合,這個結構特徵都在)

Ron

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