案件資訊(Nike II)：
上訴人/專利權人：NIKE, INC.
被上訴人/IPR異議人：ADIDAS AG
系爭專利：US7,347,011（IPR2013-00067）
判決日：September 1, 2022
本此討論案例為2020年上訴案，本次判決（Nike II）推翻2016年訴訟的判決（Nike I），並基於2012年由Adidas對Nike美國發明專利提起IPR的最終判決，IPR判決系爭專利'011的claim 49為顯而易知（35 U.S.C. § 103）。
系爭專利'011提出運動鞋上有一片編織鞋面，這個編織鞋面的邊緣可以相連後定義出一個可以穿上腳的空間。
Nike在IPR程序中將所有系爭專利範圍claims 1-46刪除，提出替換的claims 47-50（motion to amend），在之前Nike I上訴案中，CAFC判定專利權人Nike擔負證明新的專利範圍具備非顯而易見性的責任。（編按，當專利權人在IPR意義程序中修正專利範圍，針對其專利性的舉證責任反倒成為專利權人自己的負擔。）
然而，CAFC仍是找出PTAB的幾個錯誤，其中認為PTAB在其判決中沒有考量Nike提出長期需求（long-felt need）的答辯意見，PTAB沒有判斷出新增專利範圍中claims 48, 49之間具有專利性區隔（patentably distinct from each other），PTAB對判定系爭專利範圍為顯而易見的決定缺乏論述。
其中特別的是，Nike刪除了系爭專利全部的專利範圍後提出新的幾項範圍，但Adidas並沒有提出更新的異議理由，反倒是PTAB自發地（"sua sponte"）判定先前技術並未揭露新增專利範圍中的特徵"skipping stitches to form aperture"為已知技術。
但整體而言，CAFC仍判定系爭專利範圍並不具有非顯而易見性（Nike I），Nike再次上訴CAFC。
Nike II：
Nike上訴CAFC，上訴理由除了反對PTAB判定系爭專利claim 49為顯而易見的決定外，主要是質疑PTAB自發地挑戰系爭專利範圍，錯誤擔負了舉證責任，還把舉證責任放在Nike身上。
本案上訴議題主要是針對系爭專利是否解決長期需求（long-felt need）的舉證責任的問題，(1)誰對新增專利範圍的專利性負擔舉證責任；(2)前案是否教示或建議claim 49的特徵；(3)是否相關領域一般技術人員有理由結合幾個先前技術的教示以達成claim 49記載的發明。
本案的情境是，專利權人Nike在IPR審理過程中刪除所有被異議人挑戰的專利範圍而又新增了專利範圍，以上述claim 49代表，這樣的範圍已經脫離原本異議人Adidas挑戰的範圍，而Adidas又沒有更新異議理由，或說停止參與後續異議程序（編按，可能Adidas迫使Nike修正專利範圍的目的已經達到），而PTAB為了要維持專利系統的完整性，並且也很明確地認為專利範圍新增內容為已知技術的情況下，接手了整個程序判定系爭專利無效。
PTAB自發地判定引證案Spencer教示新增技術特徵，也判定有足夠理由能與其他引證案結合，其中事實上也考量了Adidas先前的論述，認為系爭專利claim 49為顯而易見。
但此舉動引發了Nike主張PTAB違反行政程序法（APA）的回擊。
上訴議題主要是舉證責任（Burden of Persuasion／Burden of Proof），再來是基於先前技術的顯而易見性的判斷（本篇忽略此議題討論，根據結論是基於先前技術的組合的事實，CAFC同意PTAB判定系爭專利claim 49為顯而易見）。
I. Burden of Persuasion
Nike反對PTAB自發地判定先前技術已經教示系爭專利發明，還要Nike自己證明先前技術Spencer沒有教示claim 49中的特徵。
CAFC認為Adidas與PTAB都有說服的責任/舉證責任，且PTAB並沒有將責任推給Nike。
其中是否前案有教示系爭專利claim 49的討論涉及運動鞋的結構，在此不過多討論，結論是法院同意Adidas主張相關領域一般技術人員有動機結合幾件引證案，針對其中運動鞋上打孔的部分是在有限的可預測的解決方案中，判定此系爭專利特徵是已知技術。
過程中Adidas並非不發聲，只是沒有更新異議理由，但仍在辯論中提出意見，CAFC同意舉證責任在PTAB與Adidas，基於兩者相同的意見，CAFC甚至沒有討論到底誰應擔負舉證責任。
關於舉證責任的轉移（Burden Shifting），CAFC的決定是Adidas與PTAB都擔負舉證責任，並沒有將責任轉移給Nike。
根據以上判決可知，針對專利權人在IPR程序中Motion to Amend修改的專利範圍，或者PTAB是為了專利系統的完整性而必須做出最終專利性的判決，但原異議人仍有責任繼續提出意見，如本案Nike案在Adidas與PTAB"合作下"被判無效，不會讓IPR決定懸在那裏，法院的工作是釐清責任。
又或者是，本案證據很明顯地教示系爭專利中被判定為已知的特徵，所以在專利性判斷上不需要太多努力，讓PTAB自發判斷也不會有太多爭議。
判決文：http://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1903.OPINION.9-1-2022_1998447.pdf（備份：https://app.box.com/s/9vvu6bjjplaiv4em4d51lhedfggal29c）
參考資料：
Ron
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