案件資訊：
原告/被上訴人：SOCLEAN, INC.
被告/上訴人：SUNSET HEALTHCARE SOLUTIONS, INC.
系爭商標：No.6,080,195
判決日：November 9, 2022
本案緣起侵權訴訟被告Sunset（以自己的品牌販售商品）針對地方法院同意原告SoClean請求而發出的「初步禁制救濟（preliminary injunctive relief）」的決定提起上訴。
醫療設備公司SoClean為「Continuous Positive Airway Pressure ("CPAP")」機器提供消毒裝置，本案被告Sunset原本是其中之一經銷商，SoClean本身擁有本案系爭商標No.6,080,195，商標圖案是一種用在消毒裝置中可替換的過濾器。
原告SoClean先對Sunset提出兩件專利侵權訴訟，很特別的，第二件專利侵權訴訟改成商標侵權訴訟，地方法院將兩件合併審查。
訴訟審理中，SoClean向地院提起初步禁制救濟請求，要求Sunset禁止使用、販售、提供銷售合約或製造上述圖式相似的過濾器，地院基於訴訟可能勝訴、考量公眾利益與有不可回復的傷害的假設同意發出禁制令，禁止Sunset以自己的品牌販售相關產品。
案件上訴CAFC。就CAFC而言，就是審理地方法院是否有濫權發布禁制令的問題。
法院重申發出初步禁制令的四個要件：
(1) a likelihood of success on the merits of its claim; （likelihood-of-success factor，訴訟成功的可能）
(2) a likelihood of irreparable harm in the absence of preliminary relief; （若少了禁制令會產生不可回復的傷害）
(3) that the balance of equities tips in its favor; and （權衡各種因素後傾向發出禁制令）
(4) that the injunction is in the public interest. （禁制令符合公眾利益）
（重要的是前兩點）
Sunset提出兩個涉及"likelihood-of-success factor"主張：
(1) 因為系爭商標缺乏第二含意（secondary meaning，這是涉及商標被長期使用後產生的識別性 (補充：指原來不符合商標使用或註冊條件的文字、圖形或其組合，因被長期與某種商品或服務結合使用，具備了與這些文字、圖形或其他構成要素的通常意義不同的含義。)），因此地院不當判定SoClean會勝訴；
(2) 地方法院錯誤地認為相關過濾器有其他替代設計（也就是被告認為系爭商標的過濾器外觀為功能性特徵）。
(1)（重要）關於Secondary meaning，法院認為，SoClean所提出的外觀商標（trade dress）是一種商品外觀的商標，而這必須要具有"secondary meaning"才能受到保護。（"There is no dispute that SoClean’s trade dress is a product-configuration trade dress, so it is only protectable “upon a showing of secondary meaning.” See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. (2000)）。可參考過去報導：Trade Dress（外觀商標）（https://enpan.blogspot.com/2012/08/trade-dress.html）。
關於secondary meaning有以上共識，但是本次系爭商標是註冊商標，註冊商標考量的是"prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark"，並不是長期使用形成的secondary meaning。
判決文中的一個重要的註腳：
Sunset根據15 U.S. Code § 1119要求地方法院如果註冊商標有瑕疵應該去校正，然而，CAFC認為Sunset有舉證責任，且SoClean沒有需要證明甚麼，因此判決地方法院並沒有因為拒絕審理審查商標權過程而有濫用裁量權的問題。
15 U.S. Code § 1119 - Power of court over registration
In any action involving a registered mark the court may determine the right to registration, order the cancelation of registrations, in whole or in part, restore canceled registrations, and otherwise rectify the register with respect to the registrations of any party to the action. Decrees and orders shall be certified by the court to the Director, who shall make appropriate entry upon the records of the Patent and Trademark Office, and shall be controlled thereby.
如此，被告Sunset認為法院應該判定商標權是否有效，但這是錯的，商標的有效推定並非有條件的（"The presumption of validity is not conditional"，這成為ipwatchdog的標題），就法院而言，既然有效就是推定有效，沒有特定例外。
表示被告Sunset主張的Secondary meaning弄錯方向，並非要求法院要去審查商標權是否有問題，而是被告應該要提出證據挑戰系爭商標。
(2)（重要）關於地方法院要求Sunset舉證要滿足"嚴格的證據要求"（"vigorous evidentiary requirements"），但CAFC認為不是這樣，要挑戰註冊商標權，就提出商標無效的優勢證據（"preponderance of the evidence"），更不是針對系爭商標的secondary meaning。
（編按，由於Sunset弄錯方向，不應針對系爭商標的secondary meaning，地院也基於錯誤法律基礎審理本案，即便審理了被告"模棱兩可"的證據，都不符合優勢證據的要求，但CAFC認為這是無害的錯誤（"harmless error"）。）
但結論至少是，SoClean成功地抗辯Sunset的系爭商標缺乏Secondary meaning的主張，成功捍衛自己的商標權。
最後討論，當商標為功能性的，是否還具備合法性？
（重要）系爭商標屬於一種外觀商標（trade dress），具有功能性（編按，設計專利有此議題，純粹功能性外觀創作性就低）。引用Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc. (2001)等案例，產品特徵是功能性的，如果實質上是其物品的用途或是影響物品的成本或品質，就不能用作商標。反之，如果僅是包括了功能性特徵，或是功能性特徵的組合使得結合本身非功能性，還是可以成為註冊商標。
就來看系爭商標是否本身是功能性，或是已經通過組合變得並非純粹的功能性外觀？
('195)這是個過濾器，CAFC先表示地院並非認定系爭商標外觀為功能性，而是認為證據顯示商標外觀並非全部是功能性的，也就是地院的意思是系爭商標外觀包括功能性與非功能性的特徵，但這已經足以具備註冊商標的條件。
CAFC的結論是，基於以上討論，SoClean有勝訴可能，也就滿足不發出禁制令有無法回復傷害的推定，Sunset也沒有對此推定提出反駁，符合上述發出初步禁制令的四個要件的前兩個，也就經權衡各種因素與公眾利益，同意地院發出初步禁制令的判決。
my two cents:
這案看出主張缺乏secondary meaning的困難度，因為證據需要優越性，還有這類挑戰缺乏法律的支持。
判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2311.OPINION.11-9-2022_2031039.pdf（備份：https://app.box.com/s/jwwdicy9bhventpkkug7zc5920r66e9v）
Ron
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