本案名稱「引用其他文獻不影響當下專利範圍的解釋！」，恐怕有點"不夠完整"，或者可說，就一般情況而言，若有相關專利，特別是同一個專利家族其他專利，有特別定義普遍用於每個專利家族成員中的用語，仍不會一定適用/影響當下系爭專利範圍用語的解釋。(補充updated on Nov. 3, 2022)
Finjan LLC v. ESET LLC (Fed. Cir. 2022)案件資訊：
原告/上訴人：FINJAN LLC
被告／被上訴人：ESET, LLC, ESET SPOL. S.R.O.
系爭專利：US6,154,844、US6,804,780、US8,079,086、US9,189,621
判決日：November 1, 2022
系爭專利都是屬於一個專利家族，系爭專利（如US6,154,844）關於針對軟體程式連結可下載安全檔案的方法，提出一個檢查引擎，根據一些規則產生對應"Downloadable"（指一些網頁腳本語言）的可下載安全檔案（downloadable security profile），爭議的請求項方法包括通過一檢查器接收"Downloadable"，產生第一可下載安全檔案，這是用來辨識軟體程式中的可疑程式碼，再將此第一可下載安全檔案連結到所要保護的軟體程式，可以通過網路伺服器提供給使用者。
1. A method comprising:
receiving by an inspector a Downloadable;
generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and
linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.
本案緣起專利權人Finjan, Inc.針對地院作出的專利無效簡易判決提起上訴，爭議的議題是在地方法院解釋專利範圍時，將請求項中「Downloadable」限制為"小的（small）"可執行或可直譯的應用程式，而這個限制的起因是系爭專利的其他專利家族成員曾經這樣限制，經此解釋，地院又判定這是不明確的用語而導致專利無效。
法院作出一個專利家族表，所有專利都是起源同一個臨時申請案60/030639：
解釋專利範圍時，專利家族中共用的用語「Downloadable」在臨時申請案'639第一次定義為 - 從安全電腦自動下載的可執行應用程式，並執行於一目的電腦，所謂「Downloadable」如應用在網頁的腳本程式...。（“an executable application program which is automatically downloaded from a source computer and run on the destination computer. Examples of Downloadables include applets designed for use in the Java™ distributing environment . . . .”）
又有其他專利家族成員'520, '962等定義「Downloadable」為「Applets」以及從安全電腦下載的"小的"可執行或可直譯的應用程式（"small executable or interpretable application program ...）。
系爭專利'844, '780則定義「Downloadable」為從安全電腦下載的可執行的應用程式，而這兩件系爭專利都引用了上述家族成員'520案為參考資料；而其他系爭專利'086, '621, '755並沒有定義「Downloadable」，但有引用'962, '780為參考資料。
基於以上定義「Downloadable」的種種線索，在地方法院中（Claim Construction Order），採用根據'520案的解釋，「Downloadable」為自安全電腦下載的"小的"可執行或可直譯的應用程式，並執行於一目的電腦中。（"a small executable or interpretable application program which is downloaded from a source computer and run on a destination computer."）
即便專利家族成員中對「Downloadable」解釋有些微差異，地方法院認為這些差異可以一致化（“can be reconciled”），因此就採用了＂Small＂這個形容詞。
基於這個"small"的定義，被告ESET就提起根據"不明確"的理由主張系爭專利無效的簡易判決請願，原本，在April 23, 2019，地方法院基於相關領域的人可以理解"Downloadable"的事實，否決這個請願。之後在March 10, 2020，...因為Covid-19的原因撤回其他訴訟議題。到了August 21, 2020，根據ESET更新的請願，法院改變裁決，判定系爭專利因為用語不明確而無效。
專利權人上訴CAFC。
（編按，到此，我覺得這個議題設計專利範圍的解釋，應該是挺重要的議題，就是同一專利家族內的專利針對特定用語的定義（可能是專利審查時的定義、訴訟中的定義，或是專利範圍中的定義）是否會影響到其他同一家族的專利？）
本案涉及35 U.S.C. § 112規定的專利範圍明確性（definiteness）議題。根據112相關規定，解釋專利範圍應參照說明書、審查歷史，若無法讓相關領域技術人員以合理的確定性理解發明的範圍，專利範圍將因為不明確而不予專利。引用案例為Nautilus (2014)。
參考資料：
- 最高法院對明確性的態度 - Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.（https://enpan.blogspot.com/2014/06/nautilus-inc-v-biosig-instruments-inc.html）
- CAFC第二次對Nautilus v. Biosig作出判決（April 27, 2015）（https://enpan.blogspot.com/2015/12/cafcnautilus-v-biosigapril-27-2015.html）
專利權人Finjan的訴求是地院錯誤解釋「Downloadable」為"小的可執行應用程式"，以及地院錯誤判定此定義為不明確。
特別的是，Finjan認為地院不應將「Downloadable」定義為"小的"的程式。解釋專利範圍的經典案例為 - Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005)。
可參考：合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html）。
根據合理解釋專利範圍的原則（Phillips v. AWH）以及案例X2Y的意旨，解釋專利範圍時，應參照說明書內容，如果說明書明確地表示包括引用的參考資料（專利），這些參考資料應有效地成為專利的一部份。
但仍補充，基於X2Y案例意旨，專利說明書揭露內容告知發明本身，以及專利用語的解釋，必要時，其中引用的內容可用在解釋專利範圍，但卻不是假定發明的範疇與其中免責聲明（disclaimer）是適用的範圍是一樣的。
就本案而言，系爭專利家族成員之一'520定義「Downloadable」為"Small"，表示發明只下載"小"的可執行或可直譯的應用程式，因為'520案僅專注在"applet"這類程式，常常就是應用在可直譯的網頁腳本程式，也就要保護使用者避免在瀏覽網頁時下載到惡意的小程式。
如此，不同於'520案，系爭專利範圍所描述的「Downloadable」並不包括檔案尺寸的限制，而可涵蓋各種尺寸的可執行或可直譯的應用程式，且與其他家族專利一致，而不必套用'520的限制。
如此，系爭專利'844, '780（還及於其他系爭專利）等專利範圍所描述的「Downloadable」應涵蓋各類從安全電腦下載的可執行的應用程式，法院認為，即便專利說明書列舉「Downloadable」包括“JavaTM applets,” “ActiveXTM controls,” “JavaScriptTM scripts,” and “Visual Basic scripts”等"小"程式，都僅是範例，沒有必要將「Downloadable」限制到小尺寸應用程式。
因此，CAFC判定地方法院錯誤地以系爭專利的專利家族成員的定義來限制系爭專利範圍的定義。
CAFC否決地方法院解釋專利範圍的結果，並撤回相應的專利無效決定（因為判定"small"為不明確）。
判決文（直接自https://cafc.uscourts.gov/下載，檔案應該以此為主）：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2093.OPINION.11-1-2022_2027205.pdf（備份：https://app.box.com/s/j0sisw7q02oxaomkr8py6gfudwfodio4）
資料參考：
Ron
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