1. 「可據以實施要件」是為確保專利適當揭露的核心原則。
2. 說明書的可據以實施性:美國專利法第112條、歐洲專利公約第83條、日本專利法第36條第4項、大陸專利法第26條第3款、我國專利法第26條第2項。
US:
3. 請求項明確性審查步驟:(1)解釋申請專利範圍;(2)判斷請求項是否明確?(3)解決請求項用語不明確問題,如對照說明書說明內容。
4. 解釋申請專利範圍原則:(1)最寬且合理的解釋(broadest reasonable interpretation);(2)審查中請求項與核准後主張權利的請求項解釋標準不同(如解釋專利範圍應考量審查歷史);(3)手段功能用語的解釋。
EPC:
5. EPC第83條16規定「發明說明內容應揭露足夠清楚與完整而使得該發明所屬技術領域者可以據以實施」。
6. 歐洲訴願案T 1358/07:揭露足夠解決問題的技術特徵非常重要(https://enpan.blogspot.com/2011/06/blog-post.html)。其中結論:根據發明事實,說明書與申請專利範圍與該發明要解決的問題,並且是否揭露足夠的技術特徵都是重要的議題,而非僅以概念與廣泛的方式撰寫說明書內容。
JPO:
7. 日本專利法第36條第4項第1款規定,「說明書應明確且充分揭露申 請專利之發明,以使得發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施 所請發明」。
8. 日本專利法第36條第6項第2款:「在第2項中請求項範圍的記載, 應符合下列每一款之規定:(i)申請專利之發明應被記載於該發明之詳細 說明;(ii)申請專利之發明是明確的;(iii)每一請求項之記載是簡潔的」。
9. 「可據以實施要件違反的類型」:實施模式的記載不完備(僅有功能性或摘要式的實施模式)、部分請求項無法被說明書記載之實施模式所支持。
SIPO:
10. 大陸專利法第26條第3款29「說明書應當對發明作出清楚、完整的說 明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準;必要的時候,應當有附圖。摘要應當簡要說明發明的技術要點。」
11. 大陸專利法第26條第4款「權 利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。」
12. 大陸專利法實施細則第20條第1款規定「權利要求書應當說明發明的技 術特徵,清楚和簡要地表述請求保護的範圍。」
13. 揭露重點:「能夠實現」、「具體實施方式」、「權利要求書應當以說明書為依據」。
14. 當權利要求界定較廣範圍,而說明書只給出一個實施方式,若所屬技術領域的技術人員難以預先確定或評價其他方式,所述權利要求會被認為沒有受到說明書的支持。
TIPO:
15. 專利法第26條第2項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識 者,能瞭解其內容,並可據以實施」,指發明說明之記載,應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上,參酌申請時的通常知識,無須過度實驗,即能瞭解其內容,據 以製造或使用申請專利之發明,解決問題,並且產生預期的功效。
16. 評估是否必須過度實驗,至少應考量下列因素:
(一)申請專利範圍的廣度;
(二)申請專利之發明的本質;
(三)該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準;
(四)發明在所屬技術領域中之可預測程度;
(五)發明說明所提供指引的數量(amount of direction),包括先前技術中所述及者;
(六)基於揭露內容而實施申請專利之發明所須實驗的數量。
Ron
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