所謂claim preclusion-直接侵權與誘使侵權非基於相同事實 - Inguran, LLC v. ABS Global, Inc. (Fed. Cir. July 5, 2023)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：INGURAN, LLC, DBA STGENETICS

被告/被上訴人：ABS GLOBAL, INC., GENUS PLC

系爭專利：US8,206,987

判決日期：July 5, 2023

本案緣起原告Inguran對ABS Global提起誘使侵權（induced infringement）訴訟，地方法院（Western District of Wisconsin）因為先前已經針對原告Inguran對相同被告的告訴作出判決（既判事項（res judicata））判決撤銷訴訟，原告提起上訴。

系爭專利'987提出一種在流體中篩選出沾汙顆粒的影像方法，流體中包括兩個可分辨的群組，系統提供電磁輻射源，可以激發沾汙顆粒產生螢光，光感測器可偵測這些螢光，使得可分類出這些沾汙顆粒，再以光破壞雷射破壞這些顆粒。這是用於根據DNA特徵篩選精子以選擇動物後代的性別，如被告ABS Global公司販售種公牛（bull stud）精液的事業。

原告Inguran的事業（STGenetics (“ST”)）提供公牛精液處理服務，與被告有長期的訴訟，也在2012年簽署合約，但在2014年，ABS對ST提起反壟斷（antitrust）告訴（地院：Western District of Wisconsin），指控ST通過合約中的條款和收購專利壟斷精液買賣市場。

這時ST反訴，包括竊取商業秘密、違反合約與專利侵權（'987的claims 1, 2, 7），並提出損害賠償。

在地院階段第一回合（ABS I），陪審團判決系爭專利claim 2無效，但對其他專利範圍侵權成立。

在第二回合（ABS II）則是將侵權訴訟合併ABS I未討論議題。

在第三回合（ABS III），ST提起另外兩個專利的侵權訴訟，並主張誘使侵權（induced infringement），而ABS則是提起撤銷訴訟的請求，理由是其中侵權議題已經因為ABS I有討論而成為既判事項（res judicata）。

在ABS III，地院同意被告請求並撤銷訴訟，並暫停其中根據US10,583,439的侵權訴訟以等待IPR的結果。另外否決ST要求補充侵權意見，還需要解釋為何要一起處理另一專利權US10,689,210的侵權訴訟。

對此判決，ST/Inguran上訴CAFC。

CAFC階段：

主要議題是「claim preclusion」（中文應該可翻為"主張排除"...或其他，目的是避免不同訴訟就同一議題有意見不同或是反覆爭訟的問題。），在這裡講的是法院（應非指個別法院）應尋求自己前例以解決專利侵權主張中的有效事實（"this court looks to its own precedent to resolve “the operative facts involved in a claim for patent infringement.”"）。

因此，上級法院應審視下級法院的意見，判斷是否有濫權判決／解釋的問題，如果沒有，應該一致地採用相同意見。

判斷「claim preclusion」的三個要素：

1. 訴訟各方的一致性，或是第一與第二訴訟的利害關係人（privies）的一致性。

2. 案件原因的一致性（identity of the cause of action）。

3. 考量第一次訴訟的判決。

運用claim preclusion（主張排除）是根據先前訴訟的判決排除相同訴訟方或利害關係人基於相同案由所提起的再一次訴訟。（"Under claim preclusion, “a judgment on the merits in a prior suit bars a second suit involving the same parties or their privies based on the same cause of action."）

如此，就本案而言，就是考量ABS I判決中的案由與事實是否可排除ABS III的誘使侵權主張？

根據ST/Inguran主張，認為ABS I是針對直接侵權議題（direct infringement），ABS III則是針對誘使侵權（induced infringement）。為何ABS I僅提出直接侵權，理由是當時ABS尚未開始販售或是授權所擁有的侵權技術給第三方。相對地，被告在ABS III則是已經開始有誘使侵權的行為。

但是ABS反駁認為ST是對相同行為提出告訴。

CAFC法院認為，首先ST並未在ABS I提出誘使侵權主張，而判斷ABS所提出的誘使侵權的依據並非基於相同的交易事實，因此ABS III並未因為ABS I而被排除，即ABS III的議題並非是既判事項（res judicata）。

也就是說，直接侵權是針對侵權者本身的行為，而誘使侵權是針對被告驅使第三方的行為，因此原告也要針對這兩種行為分別提出證據，連證據也應該不同。

因此，CAFC認為地方法院在此議題上有錯，駁回判決。

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1385.OPINION.7-5-2023_2152171.pdf（備份：https://app.box.com/s/fftqw870wyejj27gtky6u5mx7ht55yby）

Ron