外國答辯歷史可能會是主張範圍的限制 - Gillette Co. v. Energizer Holdings (Fed. Cir. 2005)

我想要瞭解此案例的想來自一次與業界朋友聊天的過程：客戶都在砍中文案的價格，而"可能"影響中文案的品質（希望每個人都可以找到又便宜品質又好的事務所/工程師），沒有想到如果這個不良的「基礎案」還要申請很多更貴的國家，這是個本末倒置的投資。

從實務經驗感受到，對一個「無形服務」定價是個很難的功課，這連結到一個「無形資產」的專利的價值。
如果發明人/申請人對專利這個「無形資產」已經投注不少資源、金錢的研發，反過來"不合理"地「砍殺」這個「無形服務」，況且"不合理"價格往往反映到說明書是否完整且豐富以及權利範圍是否多樣性（項次多寡）。
如果這又是個「多國申請案」的佈局，更涉及最初申請案的品質是否良好，如果因為省到「中文基礎案」的價格，卻把錢浪費在不良的「國外案」，是個詭異的想法。
（這裡講得"不合理價格"應該是見仁見智，大家應有評斷）

如果是一個多國申請案，是否各國的審查與答辯狀況會互相影響，"理論上不應互相影響"，但這裡有個案例討論，因為你的對手往往會用所有的手段對抗你，包括撈出系爭專利的其他國家審查歷史。這就反映到前段討論的「基礎案」是否良好？是否容易對抗各個國家不同的審查基準？等的議題。

結論是，雖可能各國審查與訴訟不太會/不應參考其他國外案，但至少要瞭解「多國申請案」應該要同等重視各個國家的答辯過程。

這是個2005年案例，參考價值只能說不高，但是可以作為警惕。

外國答辯歷史可能會成為美國本土訴訟主張範圍的限制 
Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 2005)

原本是侵權訴訟，告訴人Gillette Company（美國吉利公司）擁有系爭專利US6,212,777涉及一種安全剃刀（Safety razors），其中安全剃刀的刀片組件包括有保護件、蓋體，以及保護件與蓋體間的平行刀片組，個別刀片有不同的設計。

專利範圍也差不多是這樣界定出一個安全剃刀：
1. A safety razor blade unit comprising a guard, a cap, and a group of first, second, and third blades with parallel sharpened edges located between the guard and cap, the first blade defining a blade edge nearest the guard having a negative exposure not less than −0.2 mm, and the third blade defining a blade edge nearest the cap having a positive exposure of not greater than +0.2 mm, said second blade defining a blade edge having an exposure not less than the exposure of the first blade and not greater than the exposure of the third blade.
我認為，專利範圍界定各剃刀的暴露程度（接觸皮膚的部位）與相互間距，其實是界定很窄的範圍，其中甚至描述三片刀組的尺寸，不過法官還是有判斷專利範圍的角度與權利，至少法官認為使用first, second, third為區隔元件的目的，並非是數量上的限制。

被告產品為Energizer Holdings, Inc.（舒適牌SCHICK）的QUATTRO®（four-bladed wet-shave safety razor）

（被告侵權物具有四片刀，也有保護件與蓋體，其中各刀片的暴露程度）

地方法院階段：
兩個知名的刮鬍刀公司在地院互告，法官拒絕吉利提出的初步禁制令請求，因為認為系爭專利僅涉及「三片組」的剃刀，而且吉利並未提出合理的侵權證據。（一些初步禁制令的判斷：http://enpan.blogspot.tw/2014/04/trebro-v-firefl-fed-cir-2013.html）

專利範圍解釋時，關鍵字有：“comprising”、“guard”、“cap”、“group of”、“first, second, and third” 、“blades”、“blade edge”、“exposure”等，這樣就可以建構這個專利範圍。

補充資料（從本案地方法院裁決書中得到）：

解釋專利範圍的原則：內部證據與外部證據

內部證據：根據專利範圍中的文字進行解釋，並以相關領域的一般技術人員於發明時間點的知識來解釋，除了專利範圍內的文字與上下文之外，一般用語就用一般的知識來瞭解，不是一般用語就可參考說明書，說明書內容也是主要的參考資料；接著就參考在獲取專利的答辯歷史中有任何檢視專利範圍的證據。

外部證據：

包括字典、專家證詞與發明人本身的解釋。

CAFC階段：
不過，案子經吉利公司上訴到CAFC，CAFC法官認為地方法院錯誤認定專利範圍僅涵蓋三片刀組的剃刀，因此裁定撤回地院因為原告沒有提出完整記錄而否決原告提出的初步禁制令請求的決定，發回重審。其中，CAFC法官認為，權利範圍中的first, second, third等描述只是為了區隔幾個元件，卻非是數量上的限制，也沒有順序的限制。

因此，解釋專利範圍時，參考了答辯過程中曾經對已知「多片刀組」的剃刀的回應，因此法官認為並非僅涉及「三片」的爭議，而是著重在答辯過程提到的刀片暴露程度與間距，說明書也暗示可以不是三片刀組。因此認為不應限制到「三」這個數量。

國外答辯歷史造成的禁反言？
即便有CAFC法官的解釋，為了要限縮專利範圍，被告舒適牌SCHICK提出新證據：吉利公司於澳洲與馬來西亞獲准專利的過程中提出了一些自我限縮的描述，特別是"三片"這個數量。

澳洲：
1997年10月2日，於澳洲專利局提出答辯，明確說明3刀片組的限制，也是為了要排除先前技術有兩片刀組的阻礙。
With respect the essence of the present invention, as recited in claim 1 (the sole independent claim), is not any multiple (more than 2)-bladed razor but only a 3-bladed razor with a specific relation of blade geometry (exposure and span). . . . Referring now to paragraph 4 of the Action, in the first place the cited U.S. Patent 3,786,563 is not relevant because it is concerned with a two-bladed razor whereas the present invention is limited to a three-bladed razor.

馬來西亞：
1999年6月24日，於馬來西亞專利局的答辯也是一樣地限制到三片刀組。澳洲與馬來西亞專利審理本來就有一些微妙關係，特別是馬來西亞專利局有一種可以引用國外核准的「改良型實質審查」（http://enpan.blogspot.tw/search/label/Malaysia）。
It should be respectfully pointed out to the Examiner that the essence of the present invention, as recited in claim 1 (the sole independent claim), is not any multiple (more than 2)-bladed razor but only a 3-bladed razor with a specific relation of blade geometry (exposure and span) . . . . Cited references
US-A-3786563 and US-A-4146958 are not relevant because they each concern a two-bladed razor, whereas the present invention is limited, to a three-bladed razor.

EPO：
本案相對歐洲案在EPO的審查有不太一樣的判斷，也就是審查過程強調了專利範圍中採用"comprising"等的開放式連接詞，因此不限於僅界定該項權利範圍中的元件而已，符合CAFC法官的解釋方式。
The prosecution of patents related to the '777 patent also supports reading claim 1 as an open claim.   The defendant itself endorsed an open interpretation of “comprising” when it argued to the European Patent Office (EPO) that a virtually identical claim in Gillette's European counterpart to the '777 patent would not exclude an arrangement with four or more blades.

原告吉利公司承認本系爭專利在別國所提出的答辯，但認為這是基於不同的審查程序，CAFC也沒有必要依照這個新證據作出改變。況且這些屬於"外部證據"，並未影響內部證據所建構的專利範圍。

對此，CAFC判決，爭議就在系爭專利是不是僅界定在一個三刀組的剃刀？
CAFC法官認為，專利範圍寫作時採用開放式連接詞"comprising"，"first, second, third"也僅是為了區隔不同元件的用途，並非數量限制，因此駁回被告侵權不成立的簡易判決，之後應該發回重審。

後記，事實上在此案例議題很多（比如權利範圍用語、開放式連接詞、國外答辯歷史、內部與外部證據的檢視方式），在此僅擷取我需要的部份，需要完整瞭解案件的，應該要看判決全文，建議也可看看其他網路相關評論。

Ron