2026年2月3日 星期二

「3.4.2肯定進步性之因素」- 筆記

要辯駁發明具有進步性,除了運用「否定進步性之因素」之「複數引證的結合動機」(可參考:https://enpan.blogspot.com/2026/01/blog-post_28.html)來證明引證案缺乏結合動機的方式外,還可運用「肯定進步性之因素」,其中分為「反向教示」與「有利功效」。

兩者比較之後,加上實務經驗,要證明先前技術的「反向教示」並不容易,因為需要證明先前技術具體排除系爭發明運用的技術,除了可從先前技術的揭示內容得出「反向教示」的證據,必要時還要去查先前技術的專利審查歷史,... 總之,不容易,特別是現代專利說明書撰寫時可能不會寫出積極排除先前技術的描述,答辯時是有可能,卻仍是要抽絲剝繭才可能得出。

這方面可以調閱法院案例,如:智慧財產法院109年度民專上字第23號民事判決(https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/503-7471.html

另外可參考:顯而易見性的"反向教示"議題討論 - MEIRESONNE v. GOOGLE, INC.(https://enpan.blogspot.com/2017/03/meiresonne-v-google-inc.html

“前案是否有"反向教示"系爭專利請求項範圍,要看前案內容是否有批評、迴避或是否決了爭議中的發明技術:"A reference that “merely expresses a general preference for an alternative invention but does not criticize, discredit, or otherwise discourage investigation into” the claimed invention does not teach away."

對於「有利功效」,主要是證明系爭專利申請範圍中的描述直接產生對照先前技術所具有的技術功效,若還可以證明這些有利功效為先前技術「無法預期的功效」,對專利進步性答辯則更為有力。

my two cents:
想要筆記本篇,主要是審查委員要求進步性答辯不能一味地說明發明與前案差異,仍應論述先前技術是否有結合的動機(共4個因素),是否對系爭發明具有反向教示,以及/或發明是否具備有利功效。

----專利審查基準第二篇第三章「專利要件」----
3.4.2肯定進步性之因素
3.4.2.1反向教示

於進步性之步驟2「確定相關先前技術所揭露之內容時」,必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容,包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示(teach away)

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,或基於引證所揭露之技術內容,該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示,則可判斷具有肯定進步性之因素

例如,申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬,引證A揭露將鐵加入催化劑,但明確排除將銻加入催化劑,引證B揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分,二者具有相同的有利功效而有可替換性,因此,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示,應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論,亦即,二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,因此,對於申請專利之發明構成反向教示

判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示,必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如,申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料,先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料,另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性,但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料,亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示

若先前技術僅揭露較佳實施方式,或僅揭露一種以上的擇一形式記載,而申請專利之發明並非較佳實施方式,或為擇一形式記載之其中一種,由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示。

3.4.2.2有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時,應考量該發明對照先前技術之有利功效,包括申請時之說明書中所記載之有利功效(參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」)及申請人於修正或申復時所主張之有利功效,惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果,亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果,且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者,或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者,若非明確記載或推導之有利功效,則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效,則可判斷具有肯定進步性之因素,若該有利功效為「無法預期之功效」,則於判斷是否具有肯定進步性之因素時,得視為有力之情事,參照本章3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

Ron

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