日本新修正的「修正」規定

日本新修正的「修正」規定，適用於6/1/2010之後提出的申請案

修法後，日本專利審查基準中，「修正」的原則仍是不得超過原說明書範圍內！但是標準比舊法寬鬆許多，放寬至修正只要是熟悉該發明技術領域者可以依據原說明書所得出的事物，都可被JPO接受

此次修法是針對2008年5月的一次日本智財高等法院的判決，以此定義出專利範圍修正的一般性定義，綜合來說，就是針對「新事物（new matter）」的定義：

1. 若熟悉發明所屬之技術領域者可以由原說明書內容瞭解的事物，不能稱為新事物
2. 如果修正引入已描述於原說明書，或是原說明書內容固有的特徵，除非在特殊的情況，否則不能稱作加入新事物
3. 若修正除特定特徵（disclaimer），也不能稱有新事物，也就是說，為了與前案區隔，權利範圍的修正可能會將特定特徵排除至範圍以外，此類修正也不會有新事物發生

日本專利局公開修正前後的差異：
Revised Examination Guideline for "Amendment of Description, Claims and Drawings (New Matter)"
Revision of relevant parts to "Amendment of Description, Claims and Drawings (New Matter)"

對權利範圍的修正：
一般原則：
修正不能超過原說明書範圍
細節描述：

1. 如果修正時加入一個未於說明書揭露的事物，比如透過刪除擴大了權利範圍，或是新增事物限縮了權利範圍，不能被接受
2. 如果修正改變了在發明中定義的事物，則因為將此發明延伸而超過原說明書範圍，不能被接受
3. 不論是刪除（擴張範圍）或是新增（限縮範圍）事物，若證據顯示並未新增新的技術特徵，不論是原說明書已經揭露或是固有特徵，此類修正可被接受

其中舉出幾個範例，我覺得頗受用：
1. 修正時改變了描述方式，也就是用另一種較清楚的語言描述相同的技術，雖然說明書並未逐字對應，仍為合法修正
2. 修正時改變了說明書所指明的事物，比如原來是impurity dispersion area consitutes a source and a drain，若改為impurity area...，是合法的
3. 修正是限制了特定事物，比如權利範圍為a recorder or player device，改為a disk recorder or player device，是合法的
4. 修正是增加了一些限制條件，比如增加一些形容詞，將work piece改為rectangular work piece
5. 比如使用Markush-type權利範圍的化學案，其中引用了選擇式的撰寫方式，其中選擇項目被刪除而減少，此類修正可被接受，因為並未超出原說明書範圍；但相反的是，若選擇中新增一些未被揭露的事物，則為不合法的修正

其他修正規定可參考：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/amendment_claims_drawings_e.htm
Ron