MPEP 804.03 相同申請人的前後申請案涉及重複專利

MPEP 804.03 相同申請人的前後申請案涉及重複專利

這段內容涉及「不同實體共同擁有的發明」、「共同研發合同」下的不共有發明
就美國專利法103(c)的規定中（可參考：http://enpan.blogspot.com/2008/10/103c.html）

103(c)(1)不同人開發的先前發明，若符合102(e)(f)(g)其中一或多個的條件，可視為先前技術（prior art），但在完成發明時由相同人擁有、或受讓給相同人，不能排除其可專利的可能（也就是發明當下為相同人或是受讓同一人的前後發明，不能互為引用103(c)的核駁理由）

103(c)(2)不同人的發明，由同一人或是因義務讓予給相同人（如職務上或受委託的發明）主張其專利權，不得排除其專利性，若是：
(A)在主張專利權前由發明人簽署共同研發合同；
(B)主張權利的發明之果效落於此共同研發合同；並且
(C)其專利申請案之發明揭露或是在此共同研發合同下更改其所屬權利人

103(c)(3)上述共同研發合同（joint research agreement）即規範所主張發明為多數人共同實驗、發展與研究的合約


MPEP 804.03即據此提出幾點可能在共同擁有、共同研發的前後案產生的專利性問題
I. 重複專利（Double Patenting）
在相同申請人或是經合約規範的共同研發人，前後專利案若為無專利性區隔的發明，為了避免不當延長專利期限，則應提出期末拋棄（terminal disclaimer）保住前後兩個專利案，但設定為相同的專利期限

II. 在共同研發合同下的共同或是不共同擁有
不共同擁有的專利權或是申請案，在共同研發合同下，視為共同擁有，也就是符合103(c)(2)不得排除專利性的規定
補充：重複專利的核駁時機：
在符合102(e)（申請在先）與103進步性的核駁理由的事實時，若符合具有共同擁有權的條件，審查委員仍做出重複專利的核駁（double patenting rejection），申請人即提出103(c)具有共同研發條款的排除理由，使前案失去前案的資格（disqualify as prior art），審查委員即可撤回重複專利的核駁理由。

Ron