enpan's Patent & Linux practice: 歐洲專利的進步性案例討論 - 許多小改良加起來不見得具有進步性

2014年12月6日星期六

歐洲專利的進步性案例討論 - 許多小改良加起來不見得具有進步性

本案提到一件歐洲專利訴願委員會（EPO boards of appeal）審定第T74/90號，這是一件1991年的訴願決定，以德文進行，不容易瞭解，不過這裡從援引此決定的後續訴願決定第T0869/04號進行討論。不過，本案是個反對先前訴願決定的訴願決定。

案號：T0869/04
涉及的法條：
1973 EPC 56（進步性）
1973 EPC 84（權利範圍））
1973 EPC 111(2)（訴願程序）
1973 EPC 123(2)(3)（修正）

系爭專利：EP01119757.1（塞浦路斯案）
揭露食物包裝與包裝方法，這是一個平面方形的包裝袋，包裝時利用上下左右等表面折向中間的部位，再利用封膠黏合，完成包裝。從圖示可以知道，大約就是巧克力的包裝，巧克力放在一張平面包裝紙的中央，四個周邊的部分就折向中心，邊緣處可以上封膠而能將巧克力密封起來。

引證前案：
D1: US-A-5 945 145

D2: US-A-2 968 396
D3: US-A-2 998 880
D4: DE-U-1 997 266
D5: US-A-3 291 377

D6: GB-A-2 337 243

案例討論：
系爭專利經歐洲專利局審查後，以不具進步性審定，申請人於是上訴歐洲訴願委員會，包括幾次修正權利範圍，如系爭專利請求項1歷經三次修正（請求項1），如以下標示的粗體與刪除線的部分，顯然爭議都在封裝（sealing）的部分，包括這個封裝的部分為可剝落的、有刻痕圖案的...：

在逐一對比引證前案時，D1的圖8、15以及其中第三個實施例為最接近的先前技術，訴願委員並不同意歐洲專利局引用D1的這些最接近前案認定系爭專利不具進步性的理由，原因是D1的第三實施例揭露了包裝週邊之一較其餘週邊更寬，而較寬的部分提供黏接包裝的用途，而且不可避免地，這也是最主要的用途，因此無法藉此認定系爭專利與封裝的功能與結構特徵一致。這是因為引證案的功能過於限定在黏接功能，無法衍生如系爭專利的功效，比如可剝落與有圖案痕跡的。

繼續，相對於系爭專利第二個實施例，爭議在細節結構，請求項1所載的第一包裝週邊寬於另一個，第二包裝週邊對折，使得較寬的部分置於較窄的週邊上。於是，訴願審查委員同意此點，而認為這個特徵可以與最近的先前技術區隔。

其餘引證前案都是對比一些細節的結構，比如D5對比了以上系爭專利的開口結構，不過就訴願委員會的判斷，顯然主要進步性的問題在於本發明相關領域技術人員是否可以從D5的揭露內容以及D1的實施例中教示系爭專利範圍界定的發明。

考慮是否教示（teaching）的進步性問題，審查委員考量了D1與D5的揭露內容，審查委員認為D5揭露的輕易可開包裝的方式可以應用在D1的包裝上，其中與系爭專利的差異大概就是外觀上、細節元件關係的結構上，特別是開口的結構。

在其中爭論「進步性（inventive step）」時，專利申請人引用1991年訴願決定「T74/90」，專利申請人認為系爭專利所主張的食物包裝具有許多小小的改良，因此累積起來會產生很大效果，也同樣是用在消費者打開此包裝的開口（opening）部分，應具有進步性。