2011年12月14日 星期三

Product-by-Process權利範圍撰寫(About Claims XLIV)

MPEP2113規範的Product-by-Process(方法界定產品)權利範圍撰寫

第一段的第一句話就是「方法界定產品」的權利方法並不涵蓋在用所述步驟,而是用此步驟產生的結構(PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS ARE NOT LIMITED TO THE MANIPULATIONS OF THE RECITED STEPS, ONLY THE STRUCTURE IMPLIED BY THE STEPS)

此段提到儘管「Product-by-Process」是限定用某方法界定一個產品,但是其專利性仍是在產品本身,也就是說,即便方法是新的(與前案不同),但是最終產品是已知的,也仍有專利性不足的問題
補充說明:
此類專利申請案的權利範圍中,若提出不同的方法來製造某已知產品,此製造方法或可被專利,但是產品本身將不予專利
在另一情況下,若有利用特定方法界定一產品的結構,當此結構僅能有此方法步驟所產生,或是此方法步驟也僅能產生最終產品的此結構,仍應評估其專利性

第二段話開始即表示一旦找到與與發明實質一樣的產品(符合102,103核駁),則申請人應提出其中非顯而易見的差異(ONCE A PRODUCT APPEARING TO BE SUBSTANTIALLY IDENTICAL IS FOUND AND A 35 U.S.C. 102/ 103 REJECTION MADE, THE BURDEN SHIFTS TO THE APPLICANT TO SHOW AN UNOBVIOUS DIFFERENCE)

因為產品本身為已知,對於「Product-by-Process」權利範圍表面為顯而易知,美國專利局將承擔較少的舉證責任。一旦審查委員提出主張的產品已有一樣的前案,即便有不同的產生方法,申請人有責提出其中差異與具備專利的理由。也就是說,審查委員對於「Product-by-Process」權利範圍僅需找到前案中一樣的產品,剩餘即由申請人提出答辯,但根據上段描述,若產品為已知,而產生方法不限此一種,產品本身仍不得專利

第三段的開始提到美國法院已經同意利用102,103規定理由核駁「方法界定產品」界定的權利範圍(THE USE OF 35 U.S.C. 102/ 103 REJECTIONS FOR PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS HAS BEEN APPROVED BY THE COURTS)

因為判斷此類「Product-by-Process」權利範圍的專利性仍在於產品本身,因此若其中缺乏具體描述,較難取得專利

Ron

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