同一申請人先申請案的阻礙（新舊法討論筆記）

筆記

問題：同一發明人的前申請案是否阻礙自己的後申請案？
對於大多數採用絕對新穎性的國家而言，即使是同一申請人/同一發明人，若在先已經"公開"的申請案所揭示內容，仍會干擾後申請案的新穎性與進步性！
解決方式包括：主張優先權（國內優先權前案會被撤掉）、前案未被終結前提出分割申請案。
另在台灣保有「擬制新穎性同申請人不適用」的好處，若前申請案尚未被公開，同一份揭露內容仍可以不同權利範圍提出後申請案。

但是，這件事到了美國，就有點複雜！重點是要從「如何不可專利」的角度來看102,103法條。

值得一提的是，所有"有效申請日"在3/16/2013之前的美國專利申請案都在舊法規定中；所有"有效申請日"在3/16/2013之後的美國申請案都在新法規定中，但這些都是以專利範圍（Claims）而定，如果有些Claims的"有效申請日"是在3/16/2013之前提出，適用舊法，如果同一案其他Claims的"有效申請日"是在3/16/2013之後提出，則適用新法。（這樣的狀況應該是同一申請案主張兩個以上的優先權，而兩個優先權日剛好橫跨3/16/2013這天前後）
（摘錄USPTO答客問）

 Do the first-inventor-to-file provisions apply to all applications filed on or after March 16, 2013? 

No.  Whether an application filed on or after March 16, 2013 is subject to the first-inventor-to-file provisions depends on the effective filing date of the claimed invention.  If all of the claims have an effective filing date before March 16, 2013, then the application will be subject to the first-to-invent provisions.  Alternatively, if all of the claims have an effective filing date on or after March 16, 2013, then the application will be subject to the first-inventor-to-file provisions.  Additionally, if some of the claims have an effective filing date before March 16, 2013, and other claims have an effective filing date on or after March 16, 2013, then the application will be subject to the first-inventor-to-file provisions.  The first-inventor-to-file provisions apply to an application that contains, or ever contained, a claim to an invention having an effective filing date on or after March 16, 2013.

為方便描述，各種案型以符號表式：
自己的前申請案代號A
自己的後申請案代號B

對美國專利法而言，涉及的專利法有102(a)(b)(d)(e), 103(a)（舊法）
102(a)提到在申請人的"發明"提出申請之前被"他人"在美國本土知悉或使用，或是該"發明"在美國或他國獲准專利或是以印刷品公開，無法被授予專利。這是以「發明日」來判斷「相對」認定的新穎性。
102(b)提到在申請案提出之前超過一年，若"發明"已於美國或他國獲准專利或是印刷公開，或是在美國本土被公開使用或販售（不限於他人），無法被授予專利。這是先發明的新穎性優惠期。

102(d)提到專利申請案提出之前超過12個月，若發明已經在國外由發明人、合法代表、或授讓人獲取專利或是即將取得專利，不得授予專利。這是外國專利會影響美國本土提出的專利申請案新穎性的規定。

102(e)提到在發明完成之前，若"發明"已經被他人在美國提出的專利申請案、早期公開案所描述，不得授予專利；或是，在發明完成之前，已經在美國獲得另一專利，不得授予專利，除非申請案為較早國際申請案進入美國，且以英語公開。

102(a)(b)（新法）

102(a)(1)提到在主張專利的發明申請案"有效申請日"之前，若已被專利（patented）、揭露於印刷物（described in a printed publication）、公開使用（in public use）、販售（on sale）或以其他形式由公眾知悉（available to the public），不得授予專利；但是，若在有效申請日之前一年內發明或技術標的被發明人、共同發明人，或直接或間接由發明人或共同發明人所揭露，不得作為先前技術；

102(a)(2)提到在主張專利的發明申請案"有效申請日"之前，由"另一發明人"獲准專利，或是其申請案經過早期公開，不得授予專利；但是，若先前揭露為直接或間接由發明人或共同發明人所為，不得作為先前技術，或在有效申請日之前，被發明人、共同發明人，或是其他直接或間接由發明人或共同發明人所共開揭露的內容，不得作為先前技術。若在有效申請日之前所公開揭露的技術標的與主張專利由同一人，或是其授讓人所有，不得成為先前技術。
(a) NOVELTY; PRIOR ART.--A person shall be entitled to a patent unless--
102(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
102(a)(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151(專利領證), or in an application for patent published or deemed published under section 122(b)(18個月早期公開或更早自願公開), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

情況一：

若A案與B案為同一家族的前後案，也就是符合美國專利法第120條可主張母案申請日時間優勢的專利家族，A案不會阻礙B案的獲准，但仍應避免重複專利的問題。

情況二：
若A案與B案為分別提出的單一申請案（首先，需要排除相同權利範圍），也沒有特別提出優先權主張，但A案在B案申請日前一年內公告（無早期公開）獲准專利。
舊法中，A案與B案為同一申請人，但在B案申請日前已經獲准專利，A案符合102(a)的引證案前案，B案可以透過修改權利範圍併入A案所未揭露的技術特徵；A案為B案申請日前一年內公開，不符102(b)規定的引證前案；A案取得專利的時間在B案申請日前一年內，不符102(d)規定的前案；A案為相對B案的另一專利，符合102(e)規定的前案。
（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2011/01/102b102e.html）

新法中，後申請案B案的申請日應在新法實施後（3/16/2013）提出申請才適用新法，如果時間符合，此例中A案為B案申請前（有效申請日）已獲准的專利，且申請日（揭露日）超過B案申請日前一年，A案為符合102(a)(1)資格的前案。

情況三：

舊法中：

A案申請日較早，但公開晚於B案，但尚未獲得專利，不滿足102(a)被他人知悉的前案條件；A案申請超過B案申請日前一年，但公開在B案申請日之後，不符102(b)資格的前案；A案申請日在B案之前，但A案為美國專利公開，不符102(d)規定；A案非被他人提出的申請案，也非另一件專利，不符102(e)條件的前案。

新法中：
A案因為在B案申請日前一年揭露於印刷物中，仍可成為同一申請人的B案的前案技術（102(a)(1)）。

Ron
其他參考：
http://www.foundpersuasive.com/determining_priority.aspx#  (補充)
http://blog.yam.com/unscented/article/7703353