由人來執行的流程不能專利（Appeal 2010-009107）

由人來執行的流程不能專利，嚴格來說是「請求項描述若不連結特定硬體特徵，則會被認定也可以被人為操作達成」。補充，但用功能手段用語則可以關聯到說明書內容，因此可能可以避免這樣的問題。

這句話產生的問題來自於方法專利範圍往往是界定一個物體所執行的動作（actions），實務上避免有人為的動作，比如一個電腦程式方法，其主詞較佳可以是處理器，用處理器/記憶體/I/O的角度來描述整個程式步驟，而不是人用手去按一個按鍵、去選擇一個項目而執行的步驟。

這件列舉在Patently-O部落格的案例Appeal 2010-009107（申請號：10/767,075）(PTAB 2013)，訴願理由是專利範圍Claims 1-14, 17, 19-27, 31不予專利，其中Claims 1-14, 17, 19, 20更涉及不符美國專利法第101條可專利標的的問題。其他核駁理由還包括112, 103(a)等。


系爭專利資訊：

專利範圍整體來看（as a whole）涉及一連串人的操作行為，從獨立請求項描述來看，主要是因為並未連結特定硬體特徵（not tied to a particular machine），而可能非由電腦執行而由人自己運作，這樣看來權利範圍確實可能落於不可專利標的的問題（101）。
其中Claim 1如下，專利範圍為一種判斷網路節點位置的方法，步驟翻譯約略為：判斷一個節點（node）到網路上至少一個重要節點的第一距離；判斷節點與最近一個節點的第二距離；之後根據第一距離與第二距離判斷出該節點距離資訊。

1. A method of determining location information for a node in a network, the method comprising:

determining a first distance from the node to at least one global landmark node;

determining a second distance from the node to at least one local landmark node proximally located to the node; and

determining location information for the node based on the first distance and the second distance.

根據PTAB的審查內容，圍繞在Claim 1所載流程是否是一個抽象概念（abstract idea），並引用1972年最高法院判例Gottschalk v. Benson認為數學演算法為抽象概念（先前部落格文章：http://enpan.blogspot.tw/2009/01/history-of-software-patents-i.html），指出有關自然現象（phenomena of nature）、單純發現（though just discovered）、心智流程（mental process）與抽象智力概念（abstract intellectual concept）等非法定可專利標的。據此認為本案Claim 1因為缺少電腦參與的程序描述，僅是判斷"電腦系統節點"的位置資訊，並非電腦直接參與演算，認為可以為人為執行的流程，PTAB維持USPTO對此項不符101條規定的判斷。
判斷結論（"截"論）如下：『...claim 1 as a whole is directed to a sequence of steps that can be performed by a person. ...』

但另一獨立項Claim 19有不同的命運，Claim 19涉及上述的網路節點，是用功能手段用語的撰寫方式（means plus function，這就是關鍵），其中有判斷第一距離的手段、判斷第二距離的手段，以及判斷節點距離的手段。

19. A node in a network comprising:

means for determining a first distance from the node to at least one global landmark node;

means for determining a second distance from the node to at least one local landmark node proximally located to the node and the at least one global landmark node; and

means for determining location information for the node based on the first distance and the second distance.

雖然權利範圍描述上仍是缺乏硬體特徵，至少USPTO這樣理解，不過申請人在請願時提到說明書已經揭示網路節點為包括一或多個執行軟體的處理器的電腦系統，不能認定為本身就是單純的軟體（software per se）。PTAB認為因為Claim 19是用功能手段用語，這樣權利範圍的描述方式，根據MPEP規定，是有結構或材料的關聯，因此審查委員不應僅以請求項描述來認定為純軟體的技術。據此不同意USPTO作出不符101條規定的核駁理由。

但整個案子因為仍涉及112, 103的問題（其中112的論點也是值得參考），本案仍不具專利性，在此不再贅述。

Ron
資料來源：Patently-O, USPTO