2013年7月15日 星期一

從Wyeth v. Abbot Labs案學到的功課-透過多個實施例取得較廣範圍的解釋空間

補充

從Wyeth v. Abbot Labs案學到的功課,資料參考:Ryan Alley(http://alleylegal.com/2013/07/wyeth-v-abbott-labs-application-drafting-lessons
部落格文章:廣泛的權利範圍需要廣泛的揭露內容(Wyeth v. Abbot Labs案例討論)(http://enpan.blogspot.tw/2013/06/wyeth-v-abbot-labs.html

Wyeth(惠式大藥廠)所擁有的專利5,516,7815,563,146涉及「使用雷帕黴素的抗生素來治療和預防動脈球囊導管阻塞」的技術,專利所揭露的sirolimus(雷帕黴素)為自然界所產生,而被告Abbot Labs所使用的Abbot Labs的產品則是雷帕黴素的衍生物:everolimus與zotarolimus。

給予較廣的解釋專利範圍的一般原則下,Wyeth所持專利範圍或許可以涵蓋到被告產品的衍生物上,不過在地方法院以缺少可實施(lack of enablement)要件的簡易判決中判定專利範圍無效。

於是案件進入CAFC,CAFC法官則先判斷5,516,781與5,563,146所載技術是否在無須過度實驗(undue experiment)下即可廣泛地達成被告產品的效果?

雙方有不同的意見:
Wyeth認為:
其中由於專利取得的當下雷帕黴素為公知的成份,而在試驗各種類似物可以反血管再阻塞的方法為日常工作(routine),因此認定專利主張技術為發明所屬技術領域的通常知識者可以透過例常的實驗成功達成,無須過度實驗就可達成。

Abbot Labs認為:
但是相關雷帕黴素的類似物有上百萬種,其中更有上萬種成份具有如專利範圍所稱可以反血管再阻塞的效果。被告質疑專利缺少所主張醫療效果的任何結構或雷帕黴素修改的描述,認為將可能需要過度實驗才能得到專利所稱的效果。

CAFC認為:
同意被告所質疑,認為專利範圍所載的技術需要過度實驗才能確認,理由是為了證明專利範圍所載技術的目的,需要大量的測試(過度實驗:判斷其複雜度需要多年來證明專利主張的功效,雖然Wyeth認為幾個星期即可達成每個實驗)來識別其中種類,說明書又沒有揭示內容,因此同意地方法院判斷權利範圍無效的決定。

結論:
此案例源自於專利範圍僅限定了一個雷帕黴素,而雷帕黴素又有成千上萬的種類,如果說明書並未提供足夠的證據證明可以達到技術效果,則可能面對專利無法主張的問題。
若發明人無法提供多餘的實施例,可能會面對無法取得過廣範圍的專利範圍,建議至少一個附屬範圍可以限定專利範圍在一個類型(species)中,可以藉此取得一個不會被無效專利的備用範圍。

Ron

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