在Patently-O的報導中整理了Judge Rader在案例「Leo Pharmaceutical Products, Ltd. v. Rea, 2013 WL 4054937 (Fed. Cir. 2013)」中對於顯而易見（obviousness）的見解，包括非顯而易見的客觀指標，原文可見：http://www.patentlyo.com/patent/2013/08/judge-raders-obviousness-tutorial-including-the-conclusion-that-older-prior-art-is-less-credible-and-a-restatement-that-o.html
案件檔案：
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1520.Opinion.8-8-2013.1.PDF
案例討論：
此案例為一件Galderma R&D對於Leo Pharmaceutical Products, Ltd.所擁有的美國專利US6,753,013提出的Inter Partes reexamination再審案。
US6,753,013涉及一種治療psoriasis的皮膚藥，根據請求項1, 22所界定的範圍，其中成份有第一藥物活性組成，有維他命D，第二藥物活性組成，有皮質類固醇激素（corticosteroid），以及一個溶劑，而各有各的成份選擇。而在Claim 22中有一個限制：非水藥物穩定儲存在容器的技術（"wherein said pharmaceutical composition is storage stable, non-aqueous and in a single container"）。
爭議就在此發明之前，習知技術已存在維他命D與皮質類固醇的組成物以治療皮膚病的藥，但是卻沒有人可以產生穩定儲存這樣的組成物，因為活性物的穩態喜好存在不同的pH值，這件專利就再加入一種溶劑，使得可以穩定儲存在一容器中。
在專利範圍中（claim 1, 22），這個溶劑用選擇式（markush type）撰寫，在此再審程序中，專利權人更加入此藥物為穩定儲存且非水（non-aqueous）的特性（如Claim 22）。
本案被訴願委員會（現名為PTAB）認定storage stable、non-aqueous，以及已知前案技術，認為本案為顯而易知。於是，專利權人上訴到CAFC，CAFC則有不同的意見。
在PTAB中，審查委員透過三個先前技術的組合判斷本案為顯而易知，理由是相關技術領域的技術人員可以根據前案維他命D與corticosteroids的組合，以及為了達成穩定儲存加入的溶劑達成本案技術，因此認定為顯而易知。
到了CAFC，法官認為，先前技術並未針對此無法儲存的問題提出解決方案，僅是把這個無法穩定儲存的問題當作問題，並未想辦法解決，加上專利權人也提出證據，在發明完成時，研究人員被警示在低pH值的要求下，維他命D並不能與其他藥品組合。
於是，包括根據發明時間相關技術人員皆認為維他命D無法穩定地與低pH值藥品結合，也因此無法得知如何與此專利所揭露的corticosteroids藥品結合，因此CAFC駁回PTAB的裁決。
在此案例中，PTAB認為相關技術領域的人有解決先前已知問題的動機，因此認為專利所載的技術顯而易知為組合先前技術可輕易達成，但這個顯然是個後見之明（hindsight）。
結論與見解：
特別的是引用前案Turi（US4,083,974）公告於1978年，另一案Dikstein（US4,610,978）公告於1986年，Turi為20多年以前的老技術，這段時間沒有任何解決維他命D與其他藥品結合的方案；另一引證案Serup（WO 94/13353）雖見於1994年，但相同地，都沒有人解決相關問題。雖然Serup案內容已經提到這個問題，似乎有組合這些案子的動機，但卻沒有提到如何解決。這些都證明沒有前案要解決這類問題，本專利非obvious to try，所載的解決方案並非顯而易知。
Rader意見：
The problem was not known, the possible approaches to solving the problem were not known or finite, and the solution was not predictable. Therefore, the claimed invention would not have been obvious to try to one of ordinary skill in the art. Indeed ordinary artisans would not have thought to try at all because they would not have recognized the problem.
CAFC推翻PTAB的決定的理由之一還有，在專利範圍界定出溶劑的成份時，審查委員並未提出任何理由為何其中成份為obvious to try。
我覺得從PTAB與CAFC雙方對「顯而易見」的判斷學到幾樣事情：
(1) 當專利案遇到的前案為古老的案件時，如至少20年前的先前技術，可以這樣答辯：從這麼古老的前案可知，相關問題已經存在多年，而本發明所要解決的問題在相關技術人員來看，都沒有人想到要如何解決，因此本發明並非顯而易知；
(2) 「要解決的問題」對於顯而易知的判斷很重要，如果大家都想解決相關問題，這顯然有結合前案的動機，如果證明前案並未要解決這類問題，或者可以作為非顯而易知的答辯理由；
(3) 這樣顯然涉及「secondary consideration」，如果證明本發明解決長久以來的問題（long felt but unsolved need），也是個非顯而易知的客觀證明；
(4) KSR判例可用於核駁，也可以用於答辯，可參考http://enpan.blogspot.tw/2012/12/ksrmpep2143.html；
(5) 當審查委員並未提出權利範圍內特定重要特徵已經見於前案，或是被前案所教示，則可能是後見之明（hindsight），這可作為答辯之一；
(6) 非預期結果（unexpected results）為證明權利範圍所載發明並非可預期的重要特徵。
Ron
資料參考：Patently-O
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