TSM防禦案例

In re Kahn, 441 F.3d 977, 986, 78 USPQ2d 1329, 1335 (Fed. Cir. 2006)
這是一個討論以TSM作為防禦顯而易知性的核駁理由的案例

雖然隨著一些判例產生讓TSM（teaching, suggestion, motivation）的進步性判斷成為一個參考的依據（不是主要判斷原則，updated on Sep. 2015），但TSM仍是最客觀而有效判斷進步性的好方法，進步性的答辯也不脫是考量teaching, suggestion, motivation作為答辯的基礎。
相關參考如：
http://enpan.blogspot.tw/2008/12/obvious-to-try.html
http://enpan.blogspot.tw/2013/08/mpep-2143.html

這件案子08/773,282（CIP of 07/645,102、07/338,597，資料庫找不到）源自BPAI（現為PTAB）的終駁決定，涉及全部專利範圍為顯而易見（103）的核駁理由，之後上訴CAFC，但仍確認不符103非顯而易見的規定。

這件專利為提供視障朋友的閱讀器，審查中所提到的前案為可以播出聲音的光學筆。當光學筆掃描到文章，經過辨識可以同步語音播放，甚至可以控制語音播出的速度，但是這種難用的控制播出速度的功能是系爭專利想要解決的問題，方式是，即便是提供給視障朋友，新的技術仍可以根據使用者的眼睛"注視"的位置來調整播放速度。

以下為系爭專利獨立範圍，記載有提供給全盲的使用者的閱讀器，包括有儲存文件的手段、取得要閱讀片段的手段、產生聲音的手段、判斷使用者"注視"的的位置的手段，以及根據使用者"注視"位置產生語音的手段。
1.  A reading machine suitable for use by totally blind individuals for reading the complete text, or a selected portion thereof, of a document stored in storage means, at the option of the user, comprising:
(a) means of storing at least a portion of the text of the document to be read,
(b) means for retrieving a selected portion of said stored text made available for immediate “reading,”
(c) means for producing an acoustical display of the selected portion of said stored text, in a page-like format,
(d) means for determining the location on the acoustical display towards which the user is “looking,” and
(e) means for generating speech sounds verbalizing the word that is formatted to appear on the acoustical display at the location the user is “looking” towards.

由於專利範圍以功能手段用語撰寫，解讀專利範圍時應該參考專利說明書，根據說明書記載，重要的技術在於可以根據使用者「注視」的位置進行播放語音。裝置在一頁的四個角落設有喇叭，可以讓視障讀者確定讀取內容的位置，利用一個光學感測器偵測使用者注視的位置，使用者可以透過移動自己"看"的地方提示要翻頁、重讀等行為。
對於偵測使用者在看的位置，此篇專利也提出幾件前案，證明可行。

訴願委員會提出的前案有：
Garwin et al., U.S. Patent No. 4,595,990 (issued June 17, 1986) (“Garwin”)
Anderson et al., U.S. Patent No. 4,406,626 (issued Sept. 27, 1983) (“Anderson '626”)
Anderson et al., U.S. Patent No. 4,579,533 (issued April 1, 1986) (“Anderson '533”)
Stanton, U.S. Patent No. 4,322,744 (issued March 30, 1982) (“Stanton”)

系爭專利為顯而易見的理由為發明為這些引證前案的組合可以教示（teaching）、建議（suggestion）與有動機（motivation）結合，使得相關技術領域人員輕易達成本發明。雖然Kahn並未答辯成功，但就此案來看，仍可以整理一些TSM答辯準則：

1. 引用多件前案應用TSM準則的方式是為了避免後見之明；
2. 欲以103核駁申請案，應採用Graham v. John Deere Co.判例提出的步驟：判斷發明與前案的範圍與內容、確認前案與發明的差異、分辨領域的一般技術人員的水平，以及找到客觀適合的證據；
3. 103答辯時，必要時可以考慮二次非顯而易知的指標（indicia），如商業上的成功、長期未解決的需要、出乎預期的效果等；
4. 審查委員欲以103提出核駁時，應證明不可反駁的顯而易知的初步印象（unrebutted prima facie）；因此申請人欲克服103核駁理由時，應證明前案之組合不足以證明顯而易知的初步印象（insufficient evidence of prima facie obviousness）；
5. 如果發明為多個已知元件的組合，自然會被多個前案所涵蓋，除了審查委員應該合體解釋如何組合；申請人答辯時，對前案元件定義清楚，藉此證明這些組合不足以影響發明整體（as a whole）的專利性；
6. 提出103核駁理由時，審查委員應合理說明相關技術領域的一般技術人員有動機透過組合前案達成發明；反之，如果審查委員並未解釋此動機，或建議，或教示可以讓相關技術領域一般技術人員達成本發明，這樣可以推測審查委員已經採用後見之明；
7. 引用前案應為類似申請案發明的前案，比如應該是相同技術領域、合理針對發明關聯的問題等；
8. 審查委員應解釋相關技術領域人員有結合前案的動機，以此判斷顯而易知；
9. 欲證明建議、教示或是結合前案的動機，並不需要明確在前案找到相關特徵，而是前案的整體能夠有隱含的描述即可；
10. 在顯而易知性分析時，考量前案的動機，不必針對發明要解決的特定問題，而是針對發明完成時可解決的一般問題；
11. 法律並未要求結合引證前案是針對發明人的預期；
12. 答辯時可以聲稱，相關技術人員在發明完成的時間面對相同的問題時，並沒有發明所載的知識來選擇前案中的特定元件組合達成本發明；
13. TSM測試並非僅依據前案的具體揭露內容，而是相關技術的一般技術人員以對前案的瞭解與知識，對於發明人所面對問題時是否有組合前案的動機來看；
14. 判斷顯而易知性，依據前案的整體揭露內容、教示與建議，以及相關技術的一般技術人員水平的知識與瞭解，作出顯而易知的結論。

結論：
對於此案，Khan並未爭論權利範圍中各元件是否已經被前案所揭露，也沒有針對訴願委員會所提出結合動機的問題回應；Khan而是去答辯前案並未有足夠合理的證據支持訴委會提出前案教示的初步印象。訴委會表明各種前案的組合可以達成系爭專利的技術，與解決相同的問題。CAFC同意訴委會提出的前案組合的動機，反對Khan認為訴委會沒有足夠的證據證明教示的初步印象的答辯，認為前案可以合理解決類似的問題，雖然相關人員仍有可能作出不同的結果，但是仍判斷有前案有結合的動機而達成本發明。本案為顯而易知。

其實，申請人如果在長期以來未解決的問題作為答辯基礎，仍是有機會獲准專利的。至少法院這樣暗示。

資料參考：
http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1426727.html

Ron