從設計專利侵權案看設計專利的有效性

是否獲准設計專利在乎與相似的前案是否視覺上會混淆？美國設計專利的判斷可說是看來是否新穎（novelty, 102）與顯而易見(obviousness, 103)？

在此MRC Innovation v. Hunter Manufacturing(CAFC)案例中，即便比對起來，在視覺上先前技術缺少了系爭專利中設計的幾個特點，法院在簡易判決中仍駁回專利權。

案例中，MRC以所擁有的兩件寵物衣服的設計專利D634,488與D634,487控告過去的經銷商Hunter販售了侵權物。不過，專利侵權訴訟轉為設計專利有效性的爭議。

D634,488（申請日：2010/9/8）

D634,487（申請日：2010/9/8）

上述兩件設計的發明人Mark Cohen是本次訴訟原告MRC的主要股東之一，訴訟被告Hunter過去（July 30, 2009之前）從Mark Cohen購買狗衣服，如下圖，之後再由Wal-Mart、PetSmart販售。這次交易的狗衣服成為本次訴訟系爭專利的先前技術。

先前技術為這兩件系爭專利的發明人的設計：Eagles Jersey, V2 Jersey

上圖顯示V2版本的狗衣服，之後（Sep. 9, 2009之後），Hunter繼續向Cohen個公司購買之後設計的"V3"版本的狗衣服，從日期來看，顯然發明人判斷V3的交易與販售雖比系爭專利的申請日更早，但對於102新穎性的判斷來說，美國專利法提供1年公開使用或販售的優惠期限。不過，如果系爭專利並非完全與先前產品一樣，也不能適用102(b)排除條款，而反然可能落入顯而易見性的阻礙。

時間到了2010年時，也就是上述兩件系爭專利的申請日那年，因為Hunter付款問題，發明人Cohen表示不想與Hunter合作，Hunter即找到其他製造廠商CDI繼續製作類似V3版的狗衣服。

侵權訴訟v.專利有效性：
MRC於是對Hunter與CDI提出侵權告訴，Hunter與CDI隨即對系爭專利提出無效的簡易判決請求（summary judgment），地方法院作出專利無效的決定。在地院的判決中即以上述在系爭專利申請前已經販售的發明人的設計作為先前技術認為設計專利無效。

提醒一下設計專利（發明專利也是）的顯而易知性所根據的事實判斷：

1. 先前技術的範疇與內容
2. 相關技術的一般技術人員的技術水平
3. 權利範圍與先前技術的差異
4. 非顯而易知的客觀證據

設計專利的無效判斷：
在設計專利與先前技術比對判斷顯而易知性時，一般會先找到最相近的第一件先前技術，再輔以第二件先前技術，其中第一件先前技術與設計專利的大部分特徵相近（basically the same），也就是第一件先前技術就整體來看與系爭設計專利所產生的視覺印象相近與否（visual impression created by the patented design as a whole）？第二件就是用來輔助第一件先前技術修正而得到與系爭設計專利一樣的視覺外觀（modify it to create a design that has the same overall visual appearance as the claimed design），第二件先前技術只要有可以與第一件先前技術結合的相關外觀特徵。如果可以證明這個比對基本方法，就可以證明設計專利無效。

第一件先前技術（主要先前技術）即為Eagles那件狗衣服，也就是系爭專利發明人在專利申請前已販售的產品。

訴訟過程中，MRC提出幾點先前技術與系爭專利的視覺差異：
(1)系爭專利的V領與先前技術的圓領
(2)側邊為毛邊，並非網狀
(3)先前技術背部沒有波浪縫織（ornamental surge stitching）

專利權人MRC的意見是法官僅以視覺上的差異認定設計專利無效，卻沒有給予一些比對細節。根據這幾點視覺差異，MRC堅持如果法院以更細節的比對方式，而非用大概的方式比對，先前技術並不會成為系爭專利的阻礙。
案件上訴到CAFC，CAFC法官認為，其實地方法院也有考慮到這三個視覺差異，這幾個差異並非沒有在先前技術Eagles看到，而是夾雜其中，甚至也用了更多細節比對的方式，因此CAFC認為技術比對無誤，即便有上述差異，但整體看來仍在一個設計概念下（general concept）。
文中提到地院自己指出的幾點關鍵相似處，顯然與發明人的角度不同：
(1)領口
(2)兩個袖口
(3)身體遮蓋處，也就是有球衣logo的部份（這點對視覺上的影響很大）
並加上兩點回應MRC：
(4)Eagles狗衣服主要由網狀與棉布製作
(5)Eagles事實上包括有一些波浪縫織

第二件先前技術為V2版的狗衣服，同樣也是系爭專利發明人的先前產品，另有一件參考案"Sporty K9"，這部份輔助第一件先前技術，包括V領與側邊的設計。第二件先前技術主要目的是提供修改第一件先前技術成為系爭專利的建議（"suggestion"），建議所謂的missing design elements，讓第一件與第二件先前技術可以結合達成系爭設計。

MRC甚至提出有關商業成功、被人複製與接受的證據，強調這樣的設計為非顯而易見，但證據顯得薄弱，成功商品與系爭專利的關係不明確，地院並未接受。

CAFC同意地院的判斷，同意地院採用了主要與次要先前引證的方式，甚至也引用Apple v. Samsung的設計專利訴訟（http://enpan.blogspot.tw/2012/08/applesamsung.html），就本案來看，大方向設計概念實屬一致，都有個領口（狗頭）、兩個袖口（狗腳），連同身體的遮蓋部份（狗身），上頭特徵還有個球衣形式的號碼（這個視覺特徵很重要），結合與系爭專利有共同技術概念的第一先前技術，認為系爭專利無效。

延伸閱讀：

35 U.S.C. § 171

“Whoever invents any new, original, or ornamental design for an article of manufacture, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

http://enpan.blogspot.tw/2008/08/171-design-patent.html

http://enpan.blogspot.tw/2008/10/171-patents-for-designs.html

資料參考：Ryan Alley Intellectual Property Law
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1433.Opinion.3-31-2014.1.PDF

Ron