案件資訊：
申請號：12/938592
申請人：ebay Inc.
申請日：11/3/2010（優先權日：6/9/2010）
專利名稱：Systems and methods to extract and utilize textual semantics（擷取與使用文字語義的系統與方法）
案例討論（請注意時間點）：
第一次審查意見於9/30/2011發出，當年正熱於Bilski（2010）最高法院判例，很明顯地，本案例在第一次審查意見時遇到了發明非可專利的35USC101核駁意見：認為發明並不滿足「machine-or-transformation」測試(updated on Sep. 14, 2015)，也就是請求項界定的發明並非(1)連結任何特定機器（tied to a particular machine or apparatus）；或者並非(2)轉換事物到不同的狀態或事物（可專利的狀態或事物）（transforms a particular article to a different state or thing），而認為該發明僅是提供另一解決方式，並無有意義的技術條件。
其實在本案申請時提出的請求項範圍已算是考量到"tied to machine"的要件，已經在其中儲存列表的步驟中刻意加入"processor"元件，且在答辯時也點出這部分讓請求項範圍符合35USC101的規定。
第一次答辯在這點上就這樣"混過去了～"
結果下一次就是Final Office Action了，審查委員在這部分直接貼上初次核駁意見的內容。而答辯此次Final OA的意見與修正中，看見申請人希望透過修正把"processor"放在有意義的技術條件內，這時是6/13/2012。
看來以上說明與"修正"是奏效的，"只要連結到有意義的硬體"，因為下次審查意見就沒有101相關核駁意見了，且又經過兩次核駁意見，分別處理102與103議題。對於101議題，理論上是已經克服了，卻也是夜長夢多、好景不常，到了10/1/2014（這個日子重要），當時依照Alice v. CLS Bank最高法院判決，影響了許多軟體專利的可專利性，如本案例，審查委員於審查意見中表示：
Claims 10-14, 16-18, 20為軟體程式本身，因此為非可專利標的；Claims 1-5, 7-14, 16-22則以兩步驟測試：是否為法定例外（如自然定律、現象與抽象概念），以及請求項界定發明是否有實質超過（significantly more）抽象概念的特徵。審查委員進一步表示，本案請求項界定販賣東西的發明是一個經濟活動、人為活動，因此為抽象概念。
Alice v. CLS Bank最高法院判例可參考：抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html）
"Alice v. CLS Bank"相關101核駁理由案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2014/10/alice-v-cls-bank101.html）
到此，本案例審查意見僅剩101議題，102/103相關核駁意見已經克服。
以下2/2/2015的答辯意見就是本篇討論重點。第一，這些答辯有點"繁複與嚴謹"，常見一般不會這樣，特別是面對Alice v. CLS Bank判例的答辯方式就是提出能夠實質超越抽象概念的技術特徵。
面對claims 1-5, 7-14, 16-22被認為是經濟活動、人為動作的抽象概念時，申請人順著Alice v. CLS Bank的判斷標準回應，認為第一，相關發明並非法定排除的抽象概念，第二，相關發明並非如USPTO提出"2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility"所稱並無實質超越抽象概念的技術（"significantly more to the abstract idea"）。
"抽象概念"
申請人主張，在此審查指南中，請求項發明指向（"directed to"）法定排除可專利性的自然定律、自然現象或抽象概念為法定不可專利標的，其中所謂"抽象概念"是並非是指所有包括抽象概念的請求項，也就是，請求項中包括抽象概念，並非是請求項發明就是不可專利的抽象概念。
相關過渡時期101審查指南：
美國專利法第101條可專利性的判斷 - 2014 Guidance 之一（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/101-2014-guidance.html）
美國專利法第101條可專利性的判斷 - 2014 Guidance 之二
（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/101-2014-guidance_6.html）
"實質超越（significantly more）"
判斷專利範圍是否包括有實質超越本身是抽象概念的元件時，以下幾點考量表示在具有法定排除可專利元件的請求項為"實質超越"：
- 其他技術或技術領域的改良
- 電腦功能的改良
- 應用在法定例外的技術元件時，使用了特定機器
- 轉換或歸納特定事物為不同的狀態或事物
- 加入非已知的特定技術限制，或使得發明在特定用途的非習知步驟
- 加入其他有意義限制到特定技術環境中，而非僅一般地連結法定例外的元件
PART I
本案申請人主張，審查委員不當地指稱本案請求項發明為抽象概念等的法定不可專利例外，申請人引述專利說明書中的專利名稱、技術領域，以及引述說明書段落，強調這些內容並不是僅是販售物品的經濟活動或是人為動作而已；
PART II
本案申請人主張，審查委員錯誤指稱本案為2014年101審查指南中所稱抽象概念，主要理由是指出審查委員的錯誤，包括並未在審查意見中指出請求項範圍中何處為販賣物品的抽象概念，並未引用Bilski或是Alice判例的分析來證明本案請求項為抽象概念。至少應如buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014)案例中指出為何為不予專利的理由，以其Alice案例並非為本案販賣東西為經濟活動的案例。
1. 本項為提供保障的方法，屬於35USC101規定的方法專利（process）；
2. 本項被認為是基本的商業運作，如Bilski案例的商業方法，為抽象概念；
3. 其中提供保障的服務，其中採用電腦技術的部分，認為是僅需要一般電腦的基本功能，並無實質超越法定不予專利標的。
參考資料：
抽象概念的範例（2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）中「案例七」（http://enpan.blogspot.tw/2015/03/2014-interim-guidance-on-patent-subject.html）
PART III
本案申請人主張，審查委員並未理解到本案請求項範圍具有實質超越抽象概念的技術，認為本案請求項經修改後已經具備實質超越抽象概念的技術特徵，也認為其解決的問題不僅為網路技術的程序與一般使用，此時引用CAFC案例DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. 2014)，認為本案並未僅使用網路一般功能，而是結合了幾個特定步驟達到特定功能，具有可專利性。
參考資料：
商業方法可專利性？電腦軟體專利的生機 - DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. 2014)案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/ddr-holdings-v-hotelscom-fed-2014.html）
以上為101答辯的三大部分，本案最後發出核准通知，雖然申請人仍不滿意，但是對於101的答辯，已經建立一個可參考的案例。
一些部落格文章：
從Bilski案看軟體專利（http://enpan.blogspot.tw/2010/07/bilski_20.html）
一些克服要點：USPTO對於Bilski最新判決的過渡作法（http://enpan.blogspot.tw/2010/08/usptobilski.html）
相關過渡時期101審查指南：
美國專利法第101條可專利性的判斷 - 2014 Guidance 之一（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/101-2014-guidance.html）
美國專利法第101條可專利性的判斷 - 2014 Guidance 之二
（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/101-2014-guidance_6.html）
本案件答辯歷史備份檔案（部分）：
https://app.box.com/s/40zf40afx80ebxw51n2ipqelo20n09g5
感謝美國律師James Long推薦101答辯案
Ron
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