Commil最高法院成為誘使侵權判斷的判例 - Medtronic v. NuVasive (Supreme Court)

Commil最高法院判例成為誘使侵權判斷的標準 - Medtronic v. NuVasive (Supreme Court)，從最高法院的態度來看，"同意退回重審"誘使侵權成立的決定，理由只是要求下級法院參照較早Commil案決定重審，也就是判斷誘使侵權時，應考量：被告是否已知系爭專利的存在、引誘行為是否真的造成侵權事實（仍要看最終產品是否侵權，這應該是最重要的），以及不能單方面認知專利無效就可規避誘使侵權的決定等。

本篇議題涉及以下案件：

引誘侵權討論，以及美國最高法院第一次用Patent Troll形容專利權人（http://enpan.blogspot.tw/2015/06/patent-troll.html）
（這篇文章的名稱是受到我參考國外報導的影響，而此案"Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896, 2015)"議題重點在於「是否相信專利無效可以作為迴避誘使侵權的條件？」）

Commil案繼續在之後第二次CAFC審理：
Commil v. Cisco (CAFC 2015) 爭議告一段落：侵權不成立（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/commil-v-cisco-cafc-2015.html）

根據上述Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896)最高法院的判決，這形成「誘使侵權」的判斷依據：

1. 對於「引誘侵權的責任」，如果被告已知該專利的存在，引誘侵權成立，無關於被告的心意（mental state）；引誘侵權（induced infringement）與輔助侵權（contributory infringement）成立的要件都是「已知專利存在」，不是認為專利無效就可以排除；
2. 「引誘侵權」成立的條件之一是知道相關被引誘行為會造成專利侵權的結果，此案中，Cisco顯然知道相關侵權行為；更者，即便不知道，Cisco也應有義務知道此造成引誘或輔助侵權的行為；
3. 「引誘侵權」與「專利有效性」為兩個分別議題，有不同的法律，專利無效的認知無法排除引誘侵權的事實。當然，一旦專利被判無效，侵權議題也自然消失，這要先要走在「專利有效推定」的原則上，另提無效程序；另，當被告面對侵權訴訟時，可應用法院審理中的簡易判決來主張專利無效，這很有效率（本案例Cisco提出無效再審，不過專利權仍有效）；
4. 地方法院判斷賠償金時，有權與責任確認是否侵權訴訟為一些公司使用專利權獲利的手段，這是最高法院的提醒。

於是，Commil案將影響其他侵權訴訟的決定，例如本篇討論的Medtronic v. NuVasive。

案件資訊：

系爭專利：
US6,945,933、US5,860,973、US7,470,236

'933：

'973：

'236：

被告疑似侵權物：
http://www.medtronicbrasil.com.br/wcm/groups/mdtcom_sg/@mdt/@spinal/documents/documents/nim_eclipse_reimburse_guide.pdf

緣起，專利訴訟經CAFC判決"誘使"侵權成立後，侵權被告Medtronic上訴最高法院，最高法院認為，原告應提出證明「被告誘使侵權者」知道自己會造成侵權（誘使侵權）的證據，並要求原告NuVasive回應這個問題，NuVasive回應：原告已經在訴訟前告知被告有先前專利與侵權的疑慮，而被告仍讓外科手術繼續運作侵權產品，產生故意且誘使侵權的行為，讓地方法院陪審團判決被告擔負誘使侵權的責任。（可參考：http://patentlyo.com/patent/2015/12/petition-medtronic-nuvasive.html）

這是Medtronic請願書：

（資訊來源：patently-o）

最高法院退回CAFC：
對於侵權被告Medtronic要求最高法院能夠依據Commil案同意上訴、撤銷CAFC決定以及退回重審（GVR）的請求，本案被最高法院"退回"CAFC，要求CAFC重新依據上述Commil案的決定審理Medtronic v. NuVasive案。（可參考：http://patentlyo.com/patent/2016/01/supreme-reconsider-medtronic.html）

最高法院要求下級法院要弄清楚：雖然被告知道有系爭專利的存在，但是專利權人並未證明被告是否知道外科手術使用「NIM-Eclipse medical device」有侵害系爭專利，反之，被告主張在解讀專利範圍時合理相信使用NIM-Eclipse裝置沒有侵權的問題。

雖沒有任何判決，但是這個GVR決定已經確立Commil最高法院判例成為誘使侵權判斷的標準：相信專利無效不能成為迴避誘使侵權的答辯。

以上資訊是根據patently-o的報導追蹤得到，再以自己的瞭解表示出來，如果有任何疑慮，還請幫忙校正，歡迎討論。

Ron

Adidas告Skechers侵害「trade dress」

繼報導Nike提告Skechers侵害設計專利，更早以前，Adidas已有動作，但是Adidas並未有這雙球鞋的設計專利（至少USPTO找不到），不過就1970年代已經成名的「Stan Smith」經典球鞋來說，可能不用設計專利就可以告到仿冒者，這回兩雙鞋子就蠻像的。

Nike v. Skechers（品牌運動鞋之爭 - 設計專利侵權討論：http://enpan.blogspot.tw/2016/01/blog-post_24.html）

Adidas「Stan Smith」 v. Skechers「Onix」

（影像來源：訴訟文、Scribd）

案件資訊：

原告：Adidas America, Inc., adidas AG, and adidas International Marketing B.V.
被告：Skechers USA, Inc.

系爭Trade Dress就是整體產品的「非功能性的特徵的商標，包括物品與服務，特別是產品的包裝顏色、設計」，可參考：http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_dress

"跟Trademark不同的是，Trade dress是泛指一個產品的外觀，包括產品的包裝，也可說是保護一個消費者心目中的形象，或對產品認同的信心，防止消費者因為「辨識」混淆而產生錯買的事情。"

狀告Skechers，甚至提出Skechers網頁上都可以找到Stan Smith與Nike originals等內容作為佐證（現在已經撤下了），提出訴訟目的：
(a) 禁止被告行銷或銷售有混淆特徵的產品；
(b) 損害賠償；
(c) 償還侵權產品的獲利；
(d) 繳付賠償、律師與訴訟費用。
"Among other relief, adidas asks this Court to: (a)  preliminarily and permanently enjoin Skechers from marketing or selling footwear using or  bearing confusingly similar imitations of the adidas Marks; (b) award adidas monetary damages and to treble that award; (c) require Skechers to disgorge all of its profits from its sales of the Infringing Footwear; and (d) award adidas punitive damages, attorneys’ fees, and costs".

Adidas對於這雙鞋的描述有：採用表面平滑白色皮革的經典網球鞋輪廓、三條Adidas有洞條紋商標，再是有色鞋跟貼布，常是綠色，具有白色膠底。
"Classic tennis-shoe profile with a sleek white leather upper, three rows of perforations in the pattern of the well-known Three-Stripe trademark, a defined stitching across the sides of each shoe enclosing the perforations, a raised mustache-shaped colored heel patch, which often is green, and a flat tonal white rubber outsole (the “STAN SMITH Trade Dress”)"

從Skechers被告產品「Onix」來看，除了企圖想要排除三條平行線Adidas商標以外，其餘樣式、鞋跟標籤都是十分接近，確實有混淆的問題（個人看法）。其實在Skechers.com已經找不到這雙鞋「Onix」，僅能從一些網路商店找到：

Skechers.com已經找不到：

例如：http://www.dsw.com/shoe/skechers+onix+sneaker+-+womens?prodId=337843


Adidas的訴訟策略就是盡其所能地讓法院知道「Stan Smith」的知名程度，除了Adidas自己擁有完整的運動鞋歷史，眾多商標權，並表示「Stan Smith」於1970年開發，名稱源自世界第一的網球員名字「Stan Smith」，並有許多名人穿過、代言等，與其他名牌搭配，並且銷售近4000萬雙等資訊。

Adidas的商標舉例：

更有力的是，Skechers並非第一次這樣「迴避設計」，過去已經幾次被Adidas提告撤掉一些「兩條、四條」條紋的球鞋，列舉訴訟文中案例：




Adidas提出兩者產品的比對結果：


訴訟中各種舉證就是要證明，Skechers的仿冒行為已經影響了Adidas的品牌特色、產品銷售、商業利潤，進而削弱了品牌價值，這可稱：Trade Dress Dilution


基於眾多證據，Adidas提告，認為Skechers惡意侵權、欺騙、不公平競爭、並稀釋Adidas的產品價值。

my two cents:
關於Adidas使用Trade Dress對抗疑似仿冒的案例不只這件，這裡有個報導也是針對「Stan Smith」：
http://www.thefashionlaw.com/archive/alexander-mcqueen-is-also-channeling-adidas-stan-smiths

設計專利需要有一個整體設計是否混淆消費者的印象來判斷，Trade Dress也是，但就表達方式有所不同，Trade Dress比較接近「商標」，設計上具有外觀商標的效果，特別是Adidas的三條斜紋的樣式，知名商標（特別是某成名的產品線）給予消費者的印象強過設計專利給的欺騙與混淆，看來，產品製造商可以參考美國的Trade Dress登記或主張。

參考報導：
http://enpan.blogspot.tw/2012/08/trade-dress.html
http://enpan.blogspot.tw/2013/11/trade-dress.html

訴訟文：
https://zh.scribd.com/doc/281250767/adidas-v-Skechers-Stan-Smith-shoe-trade-dress-complaint-pdf

  adidas v. Skechers - Stan Smith shoe trade dress complaint.pdf by Mark H. Jaffe

新聞來源：
http://www.businessinsider.com/adidas-is-suing-skechers-for-allegedly-ripping-off-the-stan-smith-2015-9

資料參考：
https://en.wikipedia.org/wiki/Adidas_Stan_Smith

Ron

只是美學效果缺乏進步性 - 歐洲訴願T 0050/07討論

如果相較於先前技術差異僅剩下「美學效果」，缺乏進步性，並不是沒有可專利性，我覺得是這件案例給的最好註解。

案件資訊：
案件編號：T 0050/07 - 3.4.03
申請號：00986288.9
歐洲公開號：1249014
申請人：Apple Inc.
涉及法條：EPC Art. 52(2), 52(3), 56 （http://enpan.blogspot.tw/2009/05/article-52.html）
引用前案：US 6002402 (D2)

系爭案（對應美案已核准：US6396520）涉及視窗狀態改變時使用者介面的轉換，比如以下圖示，將視窗"最小化"會有一個逐漸縮小的轉換畫面。

請求項1反映出這個動作：電腦螢幕上有個視窗，在開啟與最小化之間的步驟有，取得視窗開啟位置資訊、取得視窗縮小的位置資訊、定義出連接這兩個視窗狀態的一組曲線，以及根據以上位置連續顯示視窗變化。

提出訴願時，申請人可以提出幾種修正方案：
Claim 1第一方案：
"A method of transitioning a window (200; 300; 400; 500) on a computer screen between an open state and a minimized state, comprising the steps of:
obtaining location information associated with a first window position (210) in the open state;
obtaining location information associated with a second window position (220) in the minimized state;
defining a set of curves (230, 240; 330, 340; 415,420), wherein said curves (230, 240; 330, 340; 415, 420) connect two selected points that relate to a dimension of said window in its first position (210) to corresponding points of said window in its second position (220); and
displaying said window (200; 300; 400; 500) at successive positions within said curves (230, 240; 330, 340; 415, 420) from said first position to said second position while scaling said dimension of the window to fit within said curves (230, 240; 330, 340; 415, 420) in a manner so as to give the appearance of sliding."

第二方案加入"連續變化縮放"的描述：
"...while continuously scaling said dimension of the window to fit within said curves...".

第三方案將縮放的步驟描述出來：
"the scaling comprising:
determining the scaled length of each scan line as defined by a corresponding distance between said curves (230, 240; 330, 340) as the scan lines are shifted (625; 710) along a path in the direction from said first window position (210) to said second window position (220), and to scale (625; 710) the scan lines to fit between the corresponding distance between the curves (230, 240; 330, 340) in transitioning from said first window position (210) to said second window position (220)"

本案自EPO審查不具進步性以後提出訴願。

訴願人主張，雖然請求項範圍是一個美學方案（"aesthetical aspects"），但是用技術實現出來，改善了使用者操作的視覺效果，具有技術特徵，引證前案也沒有這個視窗的轉換變化。

訴願決定中，認為引證前案（D2）並未揭露系爭案所定義的該組曲線，具有新穎性。
D2：US 6002402

在討論進步性時，即討論其中技術問題，因為系爭案關於一種操作視窗產生的美感，其中是以技術手段實現而得到這個視覺美感，應該不是EPC 52(2)所排除可專利性的「美學創作」。

然而，相較於先前技術（D2），D2也是解決畫面的變化，但是兩者有差異（因此有新穎性），不過，差異被認為只剩下美學效果，也就是，美學效果的特徵缺少技術特徵，並無助於專利進步性。

結論：

實現這個美學效果的技術（軟體程式）僅是資料處理與驅動，為相關技術人員顯而易知的技術，不具進步性。

"Hence, the technical implementation as claimed is merely limited to such implied data processing and driving, which is considered to be a straightforward, if not the only solution for obtaining this specified aesthetic effect on the computer screen, and would be obvious to a skilled person in the field of computer graphics and in particular of graphical user interfaces. Accordingly, the subject-matter of claim 1 of the main request lacks an inventive step (Article 56 EPC 1973)."

訴願駁回。

歐洲訴願資料：
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t070050eu1.html
（訴願決定備份：https://app.box.com/s/2pzfb2z5jejtdjzbnxzxe2py66tdf3zb）

Ron

科威特專利 - 用專利學地理

科威特（Kuwait） - 用專利學地理

科威特國（阿拉伯語：دولة الكويت‎，英語：The State of Kuwait）位於阿拉伯海西側阿拉伯半島上，在中東這個地方，環繞的都是新聞性十足的國家，伊朗、沙烏地阿拉伯、伊拉克等的，主要經濟來自石油。

顯然其專利商標制度是服務外國人的，不論是申請、獲准的數據（WIPO）都是外國人為主。

專利申請逐年上升：

專利技術類別，可能是案件不夠，看不出個趨勢：

專利獲准：

商標申請：

商標登記：

專利法在1962年制定，由其商標與工業局管轄，為WTO、WIPO會員，相關規定也是依循重要的巴黎公約、TRIPS等，專利資訊可以參考：
http://nipc-gulf.blogspot.tw/2011/07/intellectual-property-law-in-kuwair.html

商標的規定修法：

2015年公佈施行的實施準則中，有些重要改變：「商標」優先權日為申請日後3個月；商標申請後90日內審查完畢；OA回應期限為60天；商標不准時可以透過上訴委員會提出訴願，期限是通知駁回後60日內提出訴願；訴願不准仍應於60日內提出上訴；公告費應於商標獲准後30日內繳付；可於公告後60日內提異議（opposition）；異議提出後，通知申請人，申請人應於60日內回應；最後註冊費（無異議或異議不成立）應於通知後30日內繳付；商標註冊後仍可以修正；一年一次繳付年費，6個月寬限期；商標權可以質押；提供商標授權備案；提供聯合商標（collective marks）；提供品質標章註冊；提供聲音商標註冊；提供味道商標；

資料參考：WIPO, Wikipedia，NJQ & Associates

http://nipc-gulf.blogspot.tw/2011/07/intellectual-property-law-in-kuwair.html

http://www.infoprod.co.il/country/kuwait2d.htm

Ron

品牌運動鞋之爭 - 設計專利侵權討論

這個品牌家裡也有，搭著路跑、輕鬆走的風潮竄起的品牌：Skechers，鞋子的樣式確實很有看頭，卻也惹到了運動品牌大廠，至少有這次的提告的Nike，前次是Adidas。這回主角看來是「Nike Flyknit」，宣稱相關設計專利被仿冒了。

Adidas v. Skechers (http://enpan.blogspot.tw/2016/01/adidasskecherstrade-dress.html) updated on Jan. 29, 2016

Nike Inc. v. Skechers USA Inc.
案件資訊：
提訴時間：1/4/2016
原告：Nike Inc.
被告：Skechers USA Inc.
法院：DISTRICT OF OREGON PORTLAND DIVISION
系爭專利：
D696,853; D700,423; and D707,032, each titled “Shoe Upper,”
D723,772; D723,781; D723,783; D725,356; and D725,359, each titled “Shoe Sole”
被告侵權物：
Skechers’ Burst, Women’s Flex Appeal, Men’s Flex Advantage, Girl’s Skech Appeal, and Boy’s Flex Advantage shoes

Skechers.com


被告Skechers系列：Burst


被告的Skechers系列：Flex Advantage


宣稱被仿冒的Nike Flyknit：


Nike主張Skechers侵犯8件設計專利，如下：
D696,853




D700,423

D707,032

D723,772

D723,781

D723,783

D725,356

D725,359


表列（截自訴狀）：


從設計專利來看，多是部分設計，就看一些小細節，對此，應該仍會考量整體視覺上是否有混淆，就現行設計專利侵權判斷的原則，大約就是：

1. 討論何謂設計的新穎特徵（比對先前技術）。
2. 以一般觀察者的眼光判斷被告產品外觀是否涵蓋設計之整體視覺（包括功能性與裝飾性特徵）中的新穎特徵，會不會混淆（或被欺騙）算是一個主流判斷基準。

判斷上，訴狀中已經有很好的整理（僅列出一些）：
'853 v. Burst系列：


'423 v. Burst系列：


'772 v. Flex系列：


'781 v. Flex系列：


'359 v. Flex系列：


就我短淺的眼光看來，有像，有不像的，這自然還應考量當中專利的新穎特徵，還有，原告自然會將對自己有利的畫面呈現出來，但設計專利是由不只兩張圖面作為主張範圍，如果我自己，就有可能有別種視覺差異了。舉個範例（產品圖示截自skechers.com）：

Nike '772設計專利的後鞋跟：


Skechers的Men's Flex Advantage的後鞋跟：


判斷一：鞋後跟蠻像的。

但專利不只是鞋後跟，還有側面，'772的側面：


Flex Advantage的側面：


判斷二：側面曲線類似，但整體不像。

鞋底整體立體面比對，'772的立體圖：


Flex Advantage的立體圖：


判斷三：立體圖看來曲線類似，但是鞋頭與鞋底的凹槽細節不同。

'772的鞋頭正面：


Flex Advantage的正面：
（skechers.com沒有正面圖，本圖片來源：ebay.com）

判斷四：正面差異頗大。

'772的俯視圖：


Flex Advantage的俯視圖：

鞋底為白色，不容易看，用另一雙：


判斷五：以俯視看到的鞋底齒狀結構，兩者頗相像。

就我的判斷是，雖然有幾個角度十分相像，有構成侵權的可能，但是如果設計專利是所有圖說的整體，那就有不侵權的可能。

另外來看一下'781鞋底的圖案，這個有趣，也是部分設計，其中似乎有個大小框的刻痕。

其中主張部分為：


Flex Advantage的鞋底花紋：


判斷六：鞋底花紋差異不小，視覺上應該沒有混淆的問題，。

講得很模糊，這也是避免給各位誤導，以上只是我的看法。

Nike提的訴狀：

  Nike v. Skechers by Matthew Kish

my two cents:
Skechers面對的問題，也是一些企業（產品）想要進入美國市場的門檻，熬過這些阻力後，才有可能生存下去。

對於主要產品線的專利佈局，特別是設計專利，可以學習Nike, Apple等的，都有不少收穫。

運動鞋，品牌的價值十分鮮明，我感覺，甚至比手機還有品牌意識，買什麼鞋，那個mark比樣子還重要，當然，隨著科技的應用，鞋子也逐漸有科技感，但鞋子的品牌還是整個設計外觀所支撐，至少目前為止，多數人買鞋看鞋還是看牌子，功能性其次，且每個鞋廠各有擅長與客層。

不過，當名牌價值過高（我覺得Nike太貴），價格成為一般消費者的購買重要參考，這時給了小廠機會，這個提告，絕對不是因為Nike覺得品牌形象被影響，因為我覺得消費者應該不是因為外觀混淆才買次品牌的，是價格，所以...這種訴訟就當是"雙方的"廣告好了。

本案應會追蹤下去，看看運動鞋的細節特徵設計專利的判斷標準。

其他補充：
設計專利侵權判斷標準討論：
http://enpan.blogspot.tw/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html

新聞來源：
http://www.bizjournals.com/portland/blog/threads_and_laces/2016/01/nike-sues-skechers-for-infringing-on-eight-of-its.html?ana=twt
http://www.complex.com/sneakers/2016/01/nike-suing-sketchers-patent-infringement

Ron