馬庫西(Markush)請求項中連接詞界定專利範圍的案例 - MultiLayer Stretch Cling Film v. Berry Plastics (Fed. Cir. 2016)

Markush的「選擇式」請求項寫法已經行之有年，常見於化學案中，化學案（或有元素選擇需求的案子）的特性就是元素的"選擇"，不容易用單元素描述一個方程式，這個寫法也成為標準。

參考資料：
Markush撰寫方式的起源 - US 1,506,316（http://enpan.blogspot.tw/2008/08/us1506316-markush.html）
過去的報導（http://enpan.blogspot.tw/2008/08/about-claims-vii.html）

Markush寫法的審查與答辯也頗為特別，首先，說明書要揭露出每種選擇的描述，答辯時，可以用刪除選項的方式排除審查委員提出前案已經揭露的部分，因此可能冒出部分核准、部分核駁的現象。這回，法院也對此寫法作出一些"指示"。

MultiLayer Stretch Cling Film v. Berry Plastics (Fed. Cir. 2016)案件資訊：
專利權人、原告、上訴人：MULTILAYER STRETCH CLING FILM HOLDINGS, INC.
被告、交叉上訴人：BERRY PLASTICS CORPORATION
系爭專利：US 6,265,055

緣起一件保鮮膜侵權訴訟，但是被告疑似侵權物所採用的材料雖包括了列於系爭專利請求項範圍的材料，但是本案例中的被告物其中之一材料並未列在原告專利範圍的選擇項目中。


在地院解釋專利範圍的階段，法院認為Markush界定的請求項範圍不能再延伸出去，特別來使用了"consisting of"的封閉式連接詞，使得專利範圍雖在前言中使用開放式的連接詞"comprising"，但仍不能擴及說明書所記載的其他未列於請求項"consisting of"的選項的材料。也就是，專利範圍不能包括未列於請求項內的材料，以及各種材料的混合物。


系爭專利關於一種多層可拉伸的保鮮膜（Multilayer stretch cling film），由七層膜組成，各膜聚合物組成的選項有：聚丙烯（PP）、乙烯丙烯共聚物、低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、茂金屬催化聚乙烯（MPE）、極低密度聚乙烯（VLDPE），以及超低密度聚乙烯（ULDPE）。（取自Google翻譯摘要）


Claim 1界定一種熱塑性可延伸包裝多層膜，其中有七層聚合物層，包括兩個外層膜與五個內層膜，重點是其中的膜聚合物的選擇項目，以及使用了"consisting of"的連接詞。

1. A multi-layer, thermoplastic stretch wrap film containing seven polymeric layers, comprising:

(a) two outer layers, at least one of which having a cling performance of at least 100 grams/inch, said outer layer being selected from the group consisting of linear low density polyethylene, very low density polyethylene, and ultra low density polyethylene resins, said resins being homopolymers, copolymers, or terpolymers, of ethylene and alphaolefins; and

(b) five inner layers, with each layer being selected from the group consisting of linear low density polyethylene, very low density polyethylene, ultra low density polyethylene, and metallocene-catalyzed linear low density polyethylene resins; said resins are homopolymers, copolymers, or terpolymers, of ethylene and C₃ to C₂₀ alphaolefins.

地院解釋專利範圍後，認為侵權不成立，以及部分請求項無效，原告於是上訴。

CAFC階段：
CAFC法官同意地院解釋專利範圍時對Markush寫法的解釋，並標示出重點，其中連接詞"consisting of"的"封閉式"解釋似乎不可撼動，甚至不能及於未列於請求項卻仍揭示在專利說明書的成份。


即便發明人/專利磚寫者可以自為「辭彙編撰者(LEXICOGRAPHER)」，並且可以「用說明書解釋專利範圍」，且如本案在前言又使用了"comprising"，但是仍不能撼動長久以來對於這類封閉式連接詞的法律認知。


上述意見確認"consisting of"解釋不能擴及未列於其後選項以外的成份，但是是否可以及於列在當中成份的"混合成份"？


（編按：Abbott案例為：Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., Inc., 334 F.3d 1274, 1276 (Fed. Cir.
2003)）

對於"consisting of"的寫法，如Abbott案例，CAFC曾作出Maskush寫法下的範圍是關閉了所列元件的混合物（mixtures），舉例來說，"selected from the group consisting of A, B and C"僅能涵蓋A, B, C其中之一，且只能有一個，排除其中的組合。但因為有前例而仍有轉圜的餘地。

專利範圍，包括Markush請求項，解釋時，應參酌請求項文字、說明書、審查歷史與相關外部證據，也就是"case by case"，如以上所提到的Abbott案例並未論及是否及於consisting of後的成份的組合，也就沒有強烈到如"consisting of"封閉的程度。因此，如果有證據（內部證據，主要是說明書、審查歷史）表示"consisting of"並未排除其後成份/元件/選擇物的組合（blend, combination, mixture）。


CAFC法官認為，"case-by-case"，如本案例，當使用"consisting of"連接詞時，根據說明書的支持，並沒有關閉對於其中成份的組合物，認為"consisting of"並未關閉其後選項中的混合物，也就是"selected from the group consisting of A, B and C"，並不排除"A+B"或"B+C"或"A+C"的範圍。


因為CAFC在是否涵蓋混合物的議題上與地方法院不同，因此對此發回重審，也就需要重審侵權議題。

my two cents:

以上結論有二：(1)consisting of封閉到不能及於所列成份以外的其他成份；(2)但是，若有說明書支持，仍可及於非"consisting of"所列成份的組合。(updated on Feb. 14, 2020)

我想法院也不好推翻過去歷史與實務上長久的觀念，這個結果比較"安心"。

「consisting of」非必要就不要這樣寫，要不然就加入"essentially"在當中。
一些規定可參考：http://enpan.blogspot.tw/2014/08/blog-post_7.html

參考資料（感謝patentlyo長期monitor最新的CAFC案例，雖僅簡短摘錄，需要重新研究，但已經是很好的提示）：
http://patentlyo.com/patent/2016/08/consisting-markush-elements.html

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1420.Opinion.8-2-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/obtan3bynem2cky7gpxgkpmxxihqaz8z）

Ron