歐洲訴願號：T 1636/12
歐洲專利申請號：05020921.2（公開號：EP1640076）
專利申請人：Pitney Bowes Inc.
專利名稱：Method and system of providing services at a mail delivery point
相關法條：EPC Art. 111(1), 123(2), EPC R. 137(5)
本案例緣起歐洲專利審查部門於2012年駁回歐洲專利申請案05020921.2，理由是專利修正超出申請時專利內容（123(2) EPC），導因是不能修正未被檢索的專利範圍（Rule 137(5)，涉及單一性規定），專利申請人提出訴願。
[相關法條]
Article 123(2) EPC
(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
Rule 137(5)
(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.
案件討論：
系爭案在審查過程中遇到申請專利範圍不符「單一性」的問題，系爭案申請時提出20項專利範圍，但檢索報告僅關於其中Claims 1-9，並表示可提出額外檢索費以針對不符單一性部分的申請專利範圍作出檢索報告。
系爭案關於在信件傳遞點（mail delivery point）上提供服務的方法與系統（這是傳統郵件的發明），技術包括取得在傳遞點的裝置的識別符，存取對應的資料，並據此提供服務，服務包括提供受信方修改，修改方式可以經由網際網路。
申請時Claims 1-3：
訴願修正Claim 1：
檢索報告：
違反單一性：
甚至表明系爭案申請專利範圍中涵蓋了多個發明，claims 1-9還是最多項次的發明。
如此，顯然歐洲檢索部門係基於「STF（特殊技術特徵）」的概念將系爭案切分為多個發明。從系爭案申請時專利範圍的結構來看，Claims 1-9為連續依附的關係，但到了claim 10之後，就已經產生幾個「平行」依附關係的專利群組，且Claim 10為依附claim 2的範圍，顯然STF應該是在Claim 3。因此，一旦獨立項範圍被判定不具有STF，確實很容易被認定有多個發明。
當以修正回應檢索報告時，審查部分作出駁回的決定，申請人提出訴願。
訴願階段：
專利申請人提出訴願的同時，併呈幾個版本的修正與聲明，然而，修正內容被疑有超出到未被檢索的範圍（Rule 137(5)）。申請人再次提出修正，修正Claim 1以涵蓋了原提出申請時的Claims 1-3。訴願委員會通知申請人可以請求重回審查部門（examining division），將可撤銷訴願中口頭審理的程序。
案件回到審查部門：
當案件重回審查部門，並提出修正，將Claims 1-9以外的其他申請專利範圍都（彼此也有依附關係）改成依附到Claim 1的專利範圍。
但是，經審視修改後專利範圍，審查委員認為F1修正內容仍違反123(2) EPC（表示超出申請時揭露內容）。其中有兩個修正特徵被質疑：
其中之一修正表示將「device」改成「tag」：
Claim 1:
...
acquiring (505) a delivery point identifier from a
(105) located at the mail delivery point, wherein the
delivery point identifier of the tag is machinereadable;
...
又進入訴願委員會，訴願委員提出系爭案說明書已經描述了「Tag」的技術，如段落0019說明tag可為條碼、字串，甚至是RFID Tag：
因此，訴願委員認為F1修正係直接且明確地揭示在說明書段落0019中，沒有違反規定。而F2也可從段落0010中明確得知，並可無歧異推知，因此也沒有違反規定。
因此，經申請人修正的專利範圍將一些被檢索的權利範圍併項，並改寫其中特徵（說明書有支持），更將未被檢索的範圍改寫為依附為Claim 1的範圍，是被接受的。
在單一性（unity of invention）部分，因為改寫後其他原本未被檢索的專利範圍都已經依附在Claims 1-3合併後的範圍，成為這些專利範圍的技術特徵，因此申請人提出的修正整體被認定符合單一性。
不過（這部分很重要），雖然修正後專利範圍符合123(2) EPC與Rule 137(5)，特別是符合單一性規定，但由於尚未涉及到專利性的討論（僅關於檢索報告所涉及的STF），本案仍需要審查部門繼續針對專利性議題審查，並且，訴願委員認為，但修正後專利範圍包括了未在最初檢索範圍內的技術特徵，因此申請人需要提出額外的檢索費用作出額外的檢索報告，才能繼續審查其專利性。
申請人贏了一戰，還有下一戰。
my two cents:
歐洲專利的修正其實是個複雜的故事，有很嚴謹的部分，又顯得不夠嚴格，在本篇來說，(1)在修正是否超出申請時專利說明書的議題中，顯然可以修正加入說明書有支持的技術特徵；(2)修正時，如果納入共同技術特徵時，未被檢索的部分仍可通過修正而符合單一性；(3)但是，修正後範圍若含有未被檢索的技術特徵時，仍需要花錢檢索與審查。
專利說明書（備份）：https://app.box.com/s/j7snqoeidp1k11m5qayugvovqjsd2zkw
檢索報告檔案（備份）：https://app.box.com/s/cpxvxrieoku6uea1gtw7i14avfy1c2nt
訴願決定檔案（備份）：https://app.box.com/s/4634kyseeeygguod07u0vdea1x8vxf65
Ron
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