2017年4月24日 星期一

相同證據相同論點卻有不同的審查結果 - Novartis v. Noven Pharma (Fed. Cir. 2017)

 Novartis v. Noven Pharma (Fed. Cir. 2017)案件資訊：

上訴人/專利權人：NOVARTIS AG, LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG
被上訴人/IPR異議人：NOVEN PHARMACEUTICALS INC.
系爭專利：US6,316,023、US6,335,031

本案緣起系爭專利面對的多件IPR（IPR2014-00549, IPR2014-00550, IPR2015-00265, IPR2015-00268）決定，這些IPR決定有些是因為顯而易見而無效，也有些因為有先前案例而拒絕再審。

IPR2014-00549與IPR2015-00265合併審理，但549基於265沒有錯誤而拒絕再審。


IPR2014-00550與IPR2015-00268合併審理，550案拒絕審理理由如上。


對以上IPR決定，專利權人Novartis上訴議題除了專利性（顯而易見性）議題，更包括法律議題：先前法律意見（其他之前的IPR）沒有控制其調查以及PTAB作出的事實發現以支持其顯而易見的結論。簡單說，專利權人認為IPR意見前後不一致。

"Appellants Novartis ... contest numerous aspects of the Final Written Decisions, including the PTAB’s conclusion that prior judicial opinions did not control its inquiry and the PTAB’s factual findings in support of its obviousness conclusion."

審理專利性時，應該考量實質證據，並基於實質證據來審理事實，CAFC意見中，先定義「實質證據」：

 關於「實質證據（substantial evidence）」，CAFC作出了解釋：「實質證據（Substantial evidence）」就是證據重要性少些，卻又不僅是「微量證據（scintilla of evidence）」的證明。

 “Substantial evidence is something less than the weight of the evidence but more than a mere scintilla of evidence.”


也提及Graham v. John Deere判例作出的事實發現步驟：
  1. Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
  2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
  3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
  4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
    這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗
一些相關前例報導如下：

其中重要的法律議題是：Prior Judicial Opinions Did Not Bind the PTAB

專利權人Novartis在訴狀中提出PTAB在面對與先前案例中相同證據與相同的論點時，作出不同結論是違法的（"the PTAB unlawfully reached different conclusions than our court and the U.S. District Court for the District of Delaware, which addressed the "same" arguments and the "same" evidence and found the Asserted Claims nonobvious in two prior opinions."）。

法院回覆此意見時，先澄清本案與前例Baxter不同，案例並非如Novartis所言，所以根據不同論點作出不同結論是很正常的。（這是一般情況）

然而，（這才是本篇重點），法院認為，即便證據相同論點相同，PTAB作決定時並非根據先前審查（如地方法院）的記錄，而是基於實質證據作出顯而易見的結論。因此，法院認為PTAB基於相同證據而作出不同的結論仍是適當的。

法官引用最高法院最近的意見（http://enpan.blogspot.tw/2016/06/iprbri-cuozzo-v-lee.html），表明了這個系統的遊戲規則：


各級審查單位對同一案件的意見有所差異卻是十分正常的，本案前面多次的IPR都各自擔負了不同的證據責任，也因此作出不太一致的結論。先前案例的決定並不會約束後續審理單位。

另一方面來說，當先前案例不約束後續審理的話，表示，如果面對相同的證據與意見，PTAB也不一定要特別作出不同的結論。

接著是專利性部分，涉及實質證據是否支持PTAB的事實發現，很重要的是PHOSITA是否有動機去結合先前技術而達成系爭專利發明？經理解先前技術以及參考專家證詞後，認為前案有結合的動機，並且實質證據支持了PTAB的事實發現。

CAFC同意PTAB作出顯而易見的專利無效決定。

my two cents:
以上，除了是個證據與事實判定的一般案件，但是其中也隱含了PTAB是否會被前例所影響而沒有自己意見的法律議題。其實，不論是使用了相同的意見，或是不同的意見，後續審理單位都有可能被前案決定影響，但即便彼此引用了部分的意見段落，都是在各別審理單位的審查權限中。

科學是可以反覆驗證的，因為相同的輸入，理論上會有一樣的輸出。但法律上，除非哪一天被機器取代，要不然「人」的因素卻會讓這個遊戲變得複雜，也相對「人性」，也顯得「值得研究」。


CAFC判決：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1678.Opinion.4-3-2017.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/kg5vfafh6duw0djvjvskxdg1ztt4ye11）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2017/04/prior-judicial-opinions.html

Ron
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