USPTO回應Berkheimer案提出step 2B審查備忘錄（http://enpan.blogspot.com/2018/04/usptoberkheimerstep-2b.html）
案件資訊：
原告/上訴人：STEVEN E. BERKHEIMER
被告/被上訴人：HP INC., FKA HEWLETT-PACKARD COMPANY
HP對於CAFC在Berkheimer案中作出Claim 4具備「inventive concept」的決定，提出聯席法官重審請願（petition for rehearing en banc），但是，CAFC en banc拒絕審理。不過，各法官仍個別回應此案判決，這些也是值得參考的資料。
"本案最終判定Claim 1是不具可專利性，理由不是系爭專利範圍的元件或其組合是已知、常規與通常，這是技術問題，可以通過比對前案得出，卻是一個法律議題，因為專利範圍（Claim 1）中並未揭示電腦功能的改善與發明人主張的數位化文件管理的特徵，因此並非是轉換抽象概念為可專利的發明。
Claim 1如此，但對於Claim 4，法官有不同意見，因為Claim 4所界定的發明如同專利說明書所講的，在沒有實質冗餘儲存空間而改進了電腦運作效能，節省儲存空間，使得Claims 4-7具備了「inventive concept」，法官認為這幾項專利範圍實現了說明書改善電腦功能的好處。"
CAFC en banc，以及各法官意見：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1437.Order.5-25-2018.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/11hxpsu3g7k3n15fyz30m5kv7c8o0ttv）
對這個拒絕審理的決定，算是在此階段理出「101是法律議題」的基本原則，來看看各法官對此結論的想法。
同意en banc拒絕審理：Moore, DYK, O'Malley, Taranto, Stoll
對於相關領域技術人員而言，申請專利範圍中的元件或元件的組合是否是「公知、常規、習知（well-understand, routine, conventional）」在特定時間，是個事實的問題（question of fact），應要權衡證據、提出可信的判斷，並提供狹隘的事實來判斷。（就是要提出嚴格而足以說服人的理由）
"Whether a claim element or combination of elements would have been well-understood, routine, and conventional to a skilled artisan in the relevant field at a particular point in time may require “weigh[ing] evidence,” “mak[ing] credibility judgments,” and addressing “narrow facts that utterly resist generalization.”"
由於這是個事實問題（question of fact），權衡證據來看，按照Berkheimer案，專利說明書是個恰當的證據可以判斷申請專利範圍中的元件（特別是判斷是否有實質超越、轉變抽象本質為可專利的應用的additional element時）是否為公知、常規與習知。
一個專利範圍指向（directed to）新發現的自然律、自然現象或是抽象概念時，這不是新穎性(102)判斷，這是專利適格性的"inventive concept"判斷，需要考量其中元件或元件的組合是否超越「公知、常規與習知」的活動。在此Berkheimer案例中，主要結論是，當審查委員需要對此(101)評斷時，應在上述原則下給予完整而公平的理由。
同意en banc拒絕審理：Lourie, Newman
Lourie法官認為，即便美國最高法院已經在Alice, Mayo等案中提出TWO STEP analysis，應該有更高的權力機關來處理這個頗有高度的101議題，如國會。
例如，專利範圍中的步驟使用了自然律的程序，一如機構、化學與生物程序，若這些符合新穎性、進步性與說明書撰寫規定（102, 103, 112）時，仍應該是符合專利適格性。
一個自然律的流程"本身"不應可專利，不僅是因為缺乏新穎性，也因為這個自然律流程對所有人來說為可用。但是，「使用這樣自然律流程」的申請專利範圍不能被拒絕可專利，因為使用自然律的方法本身不是自然律。
"A claim to a natural process itself should not be patentable, not least because it lacks novelty, but also because natural processes should be available to all. But claims to using such processes should not be barred at the threshold of a patentability analysis by being considered natural laws, as a method that utilizes a natural law is not itself a natural law."
反對en banc拒絕審理：Reyna
CAFC en banc拒絕審理Berkheimer案，表示，對於101審查議題來說，甚麼事也沒發生。Reyna法官認為，至少，這個議題是十分重要的議題，en banc不應該迴避！（編按，這句話是對的，害我甚麼也沒得寫）
Berkheimer案（包括另一件平行案Aatrix案）確定了101不僅是個法律議題，也是事實議題（需要辯證、證據與論述），但卻沒有提供有意義的指引。
過去報導：
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/05/underpinnings-eligibility-berkheimer.html
Ron
原告/上訴人：STEVEN E. BERKHEIMER
被告/被上訴人：HP INC., FKA HEWLETT-PACKARD COMPANY
HP對於CAFC在Berkheimer案中作出Claim 4具備「inventive concept」的決定，提出聯席法官重審請願（petition for rehearing en banc），但是，CAFC en banc拒絕審理。不過，各法官仍個別回應此案判決，這些也是值得參考的資料。
"本案最終判定Claim 1是不具可專利性，理由不是系爭專利範圍的元件或其組合是已知、常規與通常，這是技術問題，可以通過比對前案得出，卻是一個法律議題，因為專利範圍（Claim 1）中並未揭示電腦功能的改善與發明人主張的數位化文件管理的特徵，因此並非是轉換抽象概念為可專利的發明。
Claim 1如此，但對於Claim 4，法官有不同意見，因為Claim 4所界定的發明如同專利說明書所講的，在沒有實質冗餘儲存空間而改進了電腦運作效能，節省儲存空間，使得Claims 4-7具備了「inventive concept」，法官認為這幾項專利範圍實現了說明書改善電腦功能的好處。"
CAFC en banc，以及各法官意見：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1437.Order.5-25-2018.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/11hxpsu3g7k3n15fyz30m5kv7c8o0ttv）
對這個拒絕審理的決定，算是在此階段理出「101是法律議題」的基本原則，來看看各法官對此結論的想法。
同意en banc拒絕審理：Moore, DYK, O'Malley, Taranto, Stoll
對於相關領域技術人員而言，申請專利範圍中的元件或元件的組合是否是「公知、常規、習知（well-understand, routine, conventional）」在特定時間，是個事實的問題（question of fact），應要權衡證據、提出可信的判斷，並提供狹隘的事實來判斷。（就是要提出嚴格而足以說服人的理由）
"Whether a claim element or combination of elements would have been well-understood, routine, and conventional to a skilled artisan in the relevant field at a particular point in time may require “weigh[ing] evidence,” “mak[ing] credibility judgments,” and addressing “narrow facts that utterly resist generalization.”"
由於這是個事實問題（question of fact），權衡證據來看，按照Berkheimer案，專利說明書是個恰當的證據可以判斷申請專利範圍中的元件（特別是判斷是否有實質超越、轉變抽象本質為可專利的應用的additional element時）是否為公知、常規與習知。
一個專利範圍指向（directed to）新發現的自然律、自然現象或是抽象概念時，這不是新穎性(102)判斷，這是專利適格性的"inventive concept"判斷，需要考量其中元件或元件的組合是否超越「公知、常規與習知」的活動。在此Berkheimer案例中，主要結論是，當審查委員需要對此(101)評斷時，應在上述原則下給予完整而公平的理由。
同意en banc拒絕審理：Lourie, Newman
Lourie法官認為，即便美國最高法院已經在Alice, Mayo等案中提出TWO STEP analysis，應該有更高的權力機關來處理這個頗有高度的101議題，如國會。
例如，專利範圍中的步驟使用了自然律的程序，一如機構、化學與生物程序，若這些符合新穎性、進步性與說明書撰寫規定（102, 103, 112）時，仍應該是符合專利適格性。
一個自然律的流程"本身"不應可專利，不僅是因為缺乏新穎性，也因為這個自然律流程對所有人來說為可用。但是，「使用這樣自然律流程」的申請專利範圍不能被拒絕可專利，因為使用自然律的方法本身不是自然律。
"A claim to a natural process itself should not be patentable, not least because it lacks novelty, but also because natural processes should be available to all. But claims to using such processes should not be barred at the threshold of a patentability analysis by being considered natural laws, as a method that utilizes a natural law is not itself a natural law."
反對en banc拒絕審理：Reyna
CAFC en banc拒絕審理Berkheimer案，表示，對於101審查議題來說，甚麼事也沒發生。Reyna法官認為，至少，這個議題是十分重要的議題，en banc不應該迴避！（編按，這句話是對的，害我甚麼也沒得寫）
Berkheimer案（包括另一件平行案Aatrix案）確定了101不僅是個法律議題，也是事實議題（需要辯證、證據與論述），但卻沒有提供有意義的指引。
過去報導：
- 整體性地考量專利適格性，這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)（http://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html）
- USPTO回應Berkheimer案提出step 2B審查備忘錄（http://enpan.blogspot.com/2018/04/usptoberkheimerstep-2b.html）
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/05/underpinnings-eligibility-berkheimer.html
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