案件資訊：
原告/上訴人：ADVANTEK MARKETING, INC.
被告/被上訴人：SHANGHAI WALK-LONG TOOLS CO., LTD., NEOCRAFT TOOLS CO., LTD. ...
系爭專利：USD715,006
系爭專利是個「寵物屋」外觀：
專利審查歷程：
查系爭專利在審查過程中遭遇三次核駁意見，有限制選擇、Final、CPA等，申請人在過程中作出一些修正，包括改過名稱、從很差的圖換成可以接受的圖、修圖，還根據限制選擇刪除了圖5：
在提出新的圖面時，審查委員又質疑有加入新事物（new matter）的問題，還有圖面揭露不明確的問題。
審查委員指出後續補圖與原始申請時圖的差異（列舉）：
提出替代圖式，並說明並未產生New Matter，改成十分明確與高品質的圖面：
最後獲准專利。
侵權訴訟法院階段：
系爭專利專利權人Advantek Marketing, Inc.對其前製造商Shanghai Walk-Long Tools Co.與原告前副總等人提出侵權告訴。在地院審理時，被告Walk-Long提出原告系爭專利的審查歷史（如上簡介）使得無法主張專利權，地院同意。
原告上訴CAFC。
CAFC階段：
法院檢驗系爭專利審查歷史，設計專利申請時有5張圖片，面對「限制選擇」時，即便申請人不服，仍選擇圖1~4，刪除了圖5，刪除上述列舉「具有蓋子」的寵物屋（圖5）。
這個刪圖的動作成為侵權被告提出「不侵權」簡易判決的理由，因為被告產品「有蓋子」。判決書揭示了被告產品與系爭專利的比對表：
被告主張原告「故意拋棄專利範圍」，也就是已經將有蓋子的寵物屋的範圍拋棄了，使得系爭專利範圍僅及於沒有蓋子的寵物屋。
"Walk-Long stated in its motion that Advantek had “intentionally surrendered patent claim scope that would have included gazebos with a cover in response to a restriction requirement, thereby limiting the scope of the ‘006 Patent to gazebos without a cover.”"
CAFC審理時，引用前例Pacific Coast，適用設計專利的審查歷史禁反言（prosecution history estoppel）將依據：(1)是否有拋棄（surrender）任何範圍？(2)是否拋棄範圍有為了專利性的理由？(3)是否被告設計落於所拋棄的範圍中？
針對上述第(3)點，原告主張，不論有沒有蓋子，被告侵權物都落在系爭專利範圍內，並且審查過程中根據限制選擇的修正（選擇）反而擴大了專利範圍（沒有被蓋子限制）。
這時，CAFC參考了Samsung v. Apple在2016年的訴訟，當時法院確認設計專利可以為一個產品的某項元件。也就是，被告侵權物僅須一部分與系爭設計一致，就是落入專利範圍，而不是整體來看。
這是法院對專利法中設計（35 U.S.C. 171）的解釋：
"Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold . . . ."
專利權人Advantek在審查過程中面對限制選擇反而「擴大」了專利範圍，並沒有引此「歷史禁反言」，沒有限定專利範圍。法院也認為，根據以上三個是否適用禁反言的判斷，不論是否原告拋棄了專利範圍，被告產品也沒有落在這個宣稱被拋棄的範圍中。
CAFC判定，原告在審查過程中的"修正"並未適用禁反言，駁回地院決定。
my two cents:
本案在審查過程中的「修正」為克服限制選擇，這個舉動反倒是合理地「擴大」了專利範圍，而不是如被告所稱「拋棄了有蓋子的專利範圍」（這與專利法規定相左）。
本案確立了設計專利範圍的解釋，與被告物品比對時，不是整個來比，專利範圍也不會限制到整個物品，而是看某部分（元件）有否讀入，這與發明專利侵權比對的概念一致。
系爭專利審查與獲准歷史（備份）：
https://app.box.com/s/2snb4m6aybh7rpd52q5zsu55287mwrp4
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1314.Opinion.8-1-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/jcu12w1qke22sqoa6ahv091a03dwk75e）
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/08/design-surrendering-prosecution.html
Ron
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