本案的教示是，專利權人敗訴理由：「說明書揭露內容無法教示相關領域技術人員可以在”無須過度實驗”的條件下而能據以實施專利範圍陳述的發明」，然而，本案更甚是「專利不可能實施」。
案件資訊：
原告/交叉上訴人：TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY
被告/上訴人：EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., EVERLIGHT AMERICAS, INC., EPISTAR CORPORATION, LITE-ON INC., LITE-ON SERVICE USA, INC., LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION, LITE-ON TRADING USA, INC.（億光電子、晶元光電、光寶）
系爭專利：US5,686,738
判決日：July 25, 201
本案緣起波士頓大學的專利授權公司在2012年對Everlight、Epistar與Lite-On等公司提出侵權告訴，之後地方法院侵權決定是晶元電子誘使億光與光寶侵權成立、晶元光電與億光蓄意侵權成立，以及專利有效，判決近千萬美元的賠償金額。
系爭專利US5,686,738關於一種高絕緣單晶氮化鎵薄膜（Highly insulating monocrystalline gallium nitride thin films），簡單說是個LED緩衝層技術，主要爭議的Claim 19界定一半導體裝置，其中基板由矽、藍寶石、鎵化鎵等材料的選擇所組成，另有一厚度約為30埃至約500埃的非單晶緩衝層，以及在緩衝層上生長的生長層。
Claim 19 A semiconductor device comprising:
a substrate, said substrate consisting of a material selected from the group consisting of (100) silicon, (111) silicon, (0001) sapphire, (11–20) sapphire, (1–102) sapphire, (111) gallium aresenide, (100) gallium aresenide, magnesium oxide, zinc oxide and silicon carbide;
a non-single crystalline buffer layer, comprising a first material grown on said substrate, the first material consisting essentially of gallium nitride; and
a growth layer grown on the buffer layer, the growth layer comprising gallium nitride and a first dopant material.
系爭專利看來十分經典，曾面對好幾件IPR，又有很多訴訟，從專利公告本首頁可知，這件申請於1995年的專利可溯及1991年的母案優先權，如果沒有專利年限調整，應該是2011年到期。
解釋專利範圍時，其中緩衝層與生長層的關係有六個，而「直接形成在非晶緩衝層上的單晶生長層」的可實施性成為本案的主要爭點之一。
在地院訴訟過程，被告轉向專利"可實施性"的無效請願，理由是不符35U.S.C.112可據以實施要件，但是地院否決，被告上訴，而原告是因為「律師費用」而提出交叉上訴（35 U.S.C. § 285）。
CAFC階段：
被告在本案的重要策略之一放在112的可實施性，這感覺是個險招，因為可實施性並不是容易論述的，理由是當中有個「虛擬之人」的角色，這個虛擬之人就是相關領域一般技術人員，就看這個人是否可以根據說明書內容而「據以實施」專利範圍所陳述的發明。
根據前例教示，所述可據以實施，就是說明書應教示相關領域技術人員可以在無須過度實驗的條件下可知如何製造與使用專利範圍所陳述的發明。
"“[T]o be enabling, the specification of a patent must teach those skilled in the art how to make and use the full scope of the claimed invention without ‘undue experimentation.’”
Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1365 (Fed. Cir. 1997)."
主要爭點放在上述第(6)點「直接形成在非晶緩衝層上的單晶生長層」的可實施性，事實上，被告與原告提出的專家都證明這個步驟「不可能實現」。也就是「在非晶結構上直接外延生長單晶膜」是不可能的！
這時，原告答覆在，即便專家證詞證明了一些不可實施的問題，但系爭專利卻不是要教示「epitaxy」這個步驟，原告進行「語意」辯論。只是，CAFC法官十分睿智地認為，本案即便在「單晶層直接成長在非晶層上」製程上不是使用epitaxy，卻也是有其他用語（退萬步言）。
CAFC認為原告答辯中並未證明從專利說明書可以讓相關領域技術人員可以在"無須過度實踐"下能實施專利範圍發明。
這裡也強調，可實施性是看整體專利範圍呈現的發明，而非一部分（原告已經沒招了）。
但，這是法院認真的地方，也提到，所謂「可實施性」也不是要求說明書要鉅細靡遺地描述每一項專利技術，例如，說明書就不用描述已知技術。
撰寫說明書內容的原則是：『(“The scope of enablement . . . is that which is disclosed in the specification plus the scope of what would be known to one of ordinary skill in the art without undue experimentation.”).』
對於可實施性的答辯要針對申請專利範圍的整體：
CAFC決定，駁回地院決定，Claim 19因為無法據以實施而為「無效」範圍，同時也撤銷原告的交叉上訴。
my two cents:
從本案得出，美國審理專利的法官具有一定的科技程度，當然還是要倚賴專家，不過對於技術上的論述與判斷邏輯，對於我們都有一定的教育意義。
本案中，「不可實施」而導致專利權無法主張，這是個「很專業」的議題，雙方的專家都有一致的論述，這就是本案的轉折之處。這也教示我們寫專利說明書的人要小心，有時會在說明書衍生一些實施例，甚至有天馬行空的想法，但如果...不可實施，這件專利就沒用了！
法院也教示我們寫專利說明書的人撰寫到可實施的程度，如果是習知的技術，就不用太過去描述了。我認為，如果發明引用了不少先前技術，說明書還是要揭露這些先前技術對於本發明的使用與不同先前技術如何搭配與結合。
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2576.Opinion.7-25-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/2r14xjz5275lnpwqjlf4cippq0ayab31）
參考資料：
國內外網路資料，以及https://patentlyo.com/patent/2018/07/university-nonenablement-permutation.html
Ron
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