本次TPG重點有：
•使用專家證詞；
•考量各種通常情況以決定是否啟始審判；
•基於權利提供對主要議題額外回應；
•區別「排除動議（motions to exclude）」和「攻擊動議（motions to strike）」，以提供合適的用法；
•PTAB口頭聽證（oral hearing）的程序，包括使用現場證詞、反駁和聽證時間；
•提供聽證會前會議等可提早解決問題的措施。
這裡僅報導幾項有興趣的新增事項：
- 在PTAB審判程序中可以提出專家證人/證詞，包括用在IPR請願書（無效理由）、專利權人回應（preliminary response）等，最好是與爭議的技術領域一致，但也不一定。
- 以宣誓書呈現。Expert testimony is presented in the form of an affidavit or declaration.
- 專家必須對案件來說為可靠。an expert must reliably apply the principles and methods to the facts of the case.
- 專家可以解釋證據，但不是用來取代證據。expert testimony may explain “patents and printed publications,” but is not a substitute for disclosure in a prior art reference itself.
- IPR/derivation proceedings請願書限定在14000字以內。
- PGR/CBM限制在18700字。
- 各種審判中提出的請願/動議（motion）限定在15頁內。例外是motions to amend，限定在25頁內。
- 回應專利權人的回應限制在5600字。
- 回應反對動議的意見限制在12頁內，其他回應反對意見的意見則限制在5頁。
- PTAB同意啟始/受理多次請願的一般條件（General Plastic non-exclusive factors）是：
(1)是否曾經針對相同的專利（申請專利範圍）提出無效請願？
(2)是否請願人知道相同先前技術用在另一請願中？
(3)是否提出請願（second）時，已經在先前請願（first）接獲專利權人回應，或是接到啟始決定？
(4)考量第二次請願的時間，或是知道先前技術的時間。
(5)是否請願人足夠解釋對相同專利（範圍）的多次請願時間過程。
(6)PTAB資源。
(7)提出最終決定不能慢於啟始決定後的一年內。 - 一般原則是，拒絕對相同專利範圍提出相同無效理由。
- PTAB在多次程序中拒絕啟始的一般條件（Becton Dickinson non-exclusive factors）是：
(1)考量先前技術與專利的相似性與實質差異。
(2)審查技術本質與前案。
(3)評量宣稱技術程度。
(4)考量請願人與專利權人的意見。
(5)是否請願人足夠地指出當局評量現有技術的錯誤。
(6)考量額外提出證據與事實的程度。 - PTAB審判程序中，可能會產生臨時的請願/動議（motion），PTAB原則上是逐案cast-by-case審酌。
- PTAB會同意有利審判的臨時請願。
- PTAB會拒絕新議題（new issue）或是延宕提出的證據。
- 「排除動議（motions to exclude）」為排除證據的請願，其中應該：指出記錄所在、指出要排除對手回應的證據、指出要排除的證據所在，以及解釋理由。
- 「攻擊動議（motions to strike）」為提出新議題，如伴隨著延宕的證據或超出適當的範疇的議題，通過此動議授權提出。
- 各方有機會提起口頭聽證（oral hearing），一般會設定在行事曆命令（scheduling order）中。
- 在口頭聽證（oral hearing）之前，可能舉行先前聽證會議（pre-hearing conference），目的是釐清爭點。
- 在口頭聽證（oral hearing）程序中，一般是由無效請願人（petitioner）先講，之後由專利權人回應。
- 有需要時，可提出現場證詞（live testimony）。
- PTAB審判中常見指令：
initial conference call
protective order
discovery disputes
testimony
cross-examination
oral argument
本次更新的TPG：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf
2012年版TPG：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/trial_practice_guide_74_fr_48756_081412.pdf
Federal Register:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-08-13/pdf/2018-17315.pdf
Ron
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