日本標準且關鍵專利授權談判指南

筆記

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補充：(感謝網友Waijee回應與提供資訊，updated on Sep. 11, 2018)
TIPO將本篇JPO SEP授權指南翻成中文：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=679152&ctNode=7127&mp=1

Word檔：https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=8971510212.docx
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本篇資料來自日本專利局6/5/2018公佈「日本標準且關鍵專利（SEP）授權談判指南（"Guide To Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents "）」，可以成為手中握有SEP專利以及需要技術授權者的參考。

日文原文：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/seps-tebiki_e/guide-seps-ja.pdf

英文檔案：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/seps-tebiki_e/guide-seps-en.pdf

全篇56頁（英文），不容易看，有一點點提示：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/sep_sympo_2018_e/01.pdf





這裡做一些筆記與備註。

前言：
剛好這幾年發展5G通訊技術，新的規格同樣掌握在一個重要大廠手中，如Qualcomm、Nokia、Intel、Samsung、Huawei等，科技產業資訊室網頁上就有5G專頁，不錯的文章如：GSM、UMTS、LTE、5G標準必要專利活動之主要玩家、一支5G手機專利金至少15 ~ 21美元...等，都朝向制訂規格，且大家都爭先主導或是結盟，這樣，各自握有的專利就可能形成標準且關鍵的專利。

有些資料來自IAM：https://www.iam-media.com/who-will-be-technology-leader-5g-part-one
科技新報：http://technews.tw/2018/06/15/about-5g-standard/

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根據本篇筆記的JPO對於SEP專利授權的指南（June 5, 2018），提到要形成SEP，除了專利策略外，還有法律面，以及各國適用狀況，並且視產業而定，目的是找到授權與技術發展的平衡點，有些領域情況將愈來愈複雜。

舉例來說，在通信領域中，過去僅須在電信商、電信業者之間尋求授權，標準明確；但在百花爭鳴的物聯網（IoT）領域中，更多公司與發明人參與其中，在沒有明確標準的情況下，各自實施，且專利權關聯也十分複雜與難以預料，因此更不容易尋求授權與平衡。

「SEP專利授權的指南」中提到「授權談判方法」，善意（good faith）很重要，避免猜忌，並能增加效率；授權金額計算時，也需要尋求「合理」、「不歧視」的方法。


這裡提到歐盟法院（CJEU）提出的架構，本部落格曾有報導：在歐洲實施標準且關鍵專利（筆記）（https://enpan.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html），本篇進一步參考文章：https://www.lexology.com/r.ashx?i=5756118&l=7W2WC7B。


（歐洲）原則是，當授權談判時，權利人應以公平、合理、無歧異（FRAND）原則與有意願取得授權的一方談判，必要時將需要在訴訟中完成，其中提到決紛爭的替代選項（alternative dispute resolution (ADR)），主要是「協調」，基於一個適當的程序，以及有品質的協調人（專家），而歐洲統一專利法庭（Unified Patent Court）就是要作為這個調解中心。

在授權談判中，應考量供應鏈上的各方利益，每個專利權有針對性，若為終端產品，權利人應與終端產品製造商（或販售者）談授權，而其終端產品製造商與其零件供應商（supplier）彼此就以兩者合約約定，這個合約就規範專利賠償的相關約定。


計算權利金的議題是最重要議題之一，這與專利權的強度（對於產品的貢獻度）有關，需要辨識出專利範圍的涵蓋範圍。愈核心，就可能是SEP。以通信領域為例，專利權可能在核心、實現核心的晶片、通訊模組、控制技術或終端產品，專利的強度與授權金額計算正相關。有些專利權可能不是在整個技術鏈上，而是應用面上，如將通信產品應用在智慧家庭、自駕車與機器人上，也有不同的授權條件。


授權談判可使用國際仲裁（international arbitration），若同時在不同國家有相關標準且關鍵專利的爭議，可以進行理解，必要時，也需要在各國打官司。但跨國公司或許無須在各國打官司，可以根據一次判決進行全面和解與授權談判，這裡提到New York Convention。

紐約公約（New York Convention）：http://www.newyorkconvention.org/
"The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, also known as the "New York Arbitration Convention" or the "New York Convention", is one of the key instruments in international arbitration. The New York Convention applies to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards and the referral by a court to arbitration."

Ron