在歐洲實施標準且關鍵專利（筆記）

在2015年，歐盟法院（CJEU）發布一個有關在不違反歐洲反托辣斯法的標準且關鍵專利（SEP）如何主張權利的判決，在歐洲「反對托辣斯/權利壟斷」的整體氛圍下，如何主張標準且關鍵專利權（standard essential patent，下稱SEP），顯得格外重要。

原則上，擁有標準且關鍵專利的專利權人有義務在公平、合理且無歧視（fair, reasonable and nondiscriminatory (FRAND)）的原則下授權給他人使用，且事先應該訂定FRAND授權合約。但是，即便如此，仍有許多細節尚待解答，其他歐洲會員國如何實現這個歐盟法院的決定，本篇就通過Q&A來解答一些問題（筆記）。

（請注意，以下Q&A是針對SEP專利相關議題，可能不是適用一般專利侵權上）

Q.何時可以允許專利權人以SEP專利對某公司提出侵權告訴？
ANS:
根據CJEU認為在授權協調前主張損害賠償並不是濫用權利，也就是說，SEP專利權人可以隨時主張專利權，但是，若SEP專利權人不依照CJEU的步驟，則僅能主張「禁令（injunction）」或是「銷毀侵權物」。然而，這常常不見得是SEP專利權人想要的，因此，在提告之前，SEP專利權人可以通過送出侵權通知來與疑似侵權者協調授權辦法，若協調失敗，SEP專利權人再主張禁令或銷毀侵權物。

Q.如果收到根據SEP專利提出的侵權通知，要如何反應？
ANS:

當收到SEP專利侵權通知，除了一般抵抗侵權告訴與專利有效性的防禦手段外，可以準備「以FRAND授權防禦（FRAND-defense）」，如果以此防禦手段成功，法院不會允許禁令成立。這時，收到SEP專利侵權通知的一方可以提出「有授權意願（Willingness to license）」的訊息，而此授權意願並非表示產品為侵權或是SEP專利有效，這只是表示同意FRAND授權合約的意願而已（重要）。

Q.回應侵權通知會是怎樣？何時要送出？
ANS:

如果是聲明「有授權意願」，並無須在任何條件下，這個意願可以視為FRAND授權協調的開始時間點，也不是表示可能侵權或是SEP專利有效。這裡提到一點警示，如果被授權方在合約中提出其他意見，可能表示「非自願授權」。
回應侵權通知，實務上，如德國，給予4~6週回應期限。若是要進行侵權分析或是專利有效性分析，可在授權協調期間進行。
這個FRAND授權可由「母企業」進行，而非上下游供應鏈需要各自協調。

Q.如果被通知侵權的一方同意授權，SEP專利權人下一步為何？
ANS:

如果被通知疑似侵權SEP專利的一方表達「有授權意願」聲明（willingness declaration），SEP專利權人應提出一份授權書，書中需要清楚表明FRAND授權細目，雙方可在保密協定下進行協商，甚至可以包含非SEP專利的其他專利組合授權條件，但可能需要在不同國家有不同的合約，且這可能表示有其他專利侵權的可能，其中應帶有claim charts等資訊。

Q.如果SEP專利權人提出非FRAND授權條件，被通知者是否需要回應？
ANS:

這個問題在不同國家有不同的法律見解，但即便是非FRAND授權條件，仍建議被通知的一方仍是需要回應，提出其他條件（或反對意見），而雙方也都需要提供資訊，包括權利金的計算細節。

Q.如果雙方不同意授權條款，會怎樣？
ANS:

如果SEP專利權人不同意被通知侵權的一方的條件（counteroffer），可由第三方判斷權利金。當被通知的一方表達反對意見，可能需要提出過去與未來使用SEP專利的擔保品（security），但要多少擔保品，其實並未定論，原則上這是談判的條件之一。

Q.如果提告，法院是否會決定哪些授權條款符合FRAND？
ANS:
雖然法院應該有責任訂定FRAND的授權條款，如權利金，但事實是，不會僅有一個"真"的FRAND授權條款，SEP專利權人可以自己制定符合FRAND的授權條款，再由法院定奪其中是否有不恰當的條款。但仍有法院，如High Court of England and Wales，認為法院應該制定一個單一的FRAND授權條款。

my two cents:
有興趣者應該參考原文，如下連結。

資料來源：
The enforcement of standard essential patents in Germany - a stocktaking
（https://www.lexology.com/r.ashx?i=5756118&l=7W2WC7B）

Ron