利害關係人提出IPR的時間限制 - Worlds Inc. v. Bungie, Inc. (Fed. Cir. 2018)

不像一般再審（reexamination）或是一般知悉的舉發或無效程序，提起IPR程序的一方必須式「利害關係人（real-party-in-interest）」，這個案例告訴我們real-party-in-interest的規定，不僅是要「人」對，如果牽連訴訟，「時間」也要對，都是成為適格利害關係人的條件。

案件資訊：
上訴人/專利權人：WORLDS INC.
被上訴人/IPR異議人：BUNGIE, INC.
判決日：September 7, 2018
系爭專利：US7,945,856、US8,082,501、US8,145,998

本案緣起專利權人Worlds在2012年提起侵權告訴，被告有電視遊戲業者/開發業者，例如有一款遊戲「Call of Duty」，本案被上訴人Bungie同樣為遊戲開發商，開發十分有名的Halo遊戲。

系爭專利US7,945,856等都是關於在虛擬空間中互動的技術，提出一個伺服器，可以讓多人通過網路進入伺服器啟始的一個虛擬空間（聊天室）中進行互動。明顯看到被告遊戲商因為開發了在遊戲中可以「聊天」或「通信」的功能而可能侵權。



（本案爭議在各方彼此的關聯性）Bungie涉及這個爭議是因為它開發了Destiny遊戲，而此遊戲由侵權被告Activision負責銷售。事實上，Bungie"最初"並非Worlds v. Activision訴訟中的任一方，但在2014年Worlds將遊戲Destiny加在被告侵權對象中。此舉惹到Bungie，Bungie對Worlds專利提出6件IPR，其中有三件就是本次案例中的3件系爭專利。

Worlds提起探索程序，要得到Bungie與Activision之間的合作關係（合約），得到的結果就是Destiny由Bungie開發，再由Activision販售，並且，在此合約下，Bungie有義務審視遊戲中的智慧財產權，但也沒有更多的資訊了（需要更深的探索）。

面對這個IPR，Worlds主張Bungie同樣應列為與Activision訴訟的真正的利害關係人（real-party-in-interest），而提起IPR時間離訴訟已經超過一年，但PTAB拒絕，因為證據不夠，即在2016年作出IPR最終決定，並認為IPR啟始條件並非時間（因為與訴訟無關），而是專利性（patentability）。

（時間很重要）但問題是，Bungie與Activision關聯顯得這幾件IPR都是在Activision被提起訴訟後「超過一年」的時間具有疑慮。

對Worlds的專利提起IPR異議，PTAB作出Worlds專利無效的結論，Worlds上訴CAFC。

這裡涉及的法律為：35 U.S.C. § 315(b)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/315）

[35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions]

(b)Patent Owner’s Action.—

An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).
...

CAFC階段：

上訴議題中，除了專利性外，主要是「利害關係人」的爭議，"未列名"的Bungie應列為與Activision訴訟中的利害關係人，如此，提起訴訟離IPR提出時間已經超過一年，且違反利害關係人規定，這樣IPR應該是違法啟始（institute）。

這裡涉及的法律是：35 U.S.C. § 312(a)(2)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/312）

[35 U.S. Code § 312 - Petitions]

(a)Requirements of Petition.—A petition filed under section 311 may be considered only if—
(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 311;

(2) the petition identifies all real parties in interest;
...

根據規定，提起IPR時，應舉出所有真正利害關係人。

法院同意，IPR異議人（本案為Bungie）應舉出其作為訴訟利害關係人在一年內提起IPR符合時間規定的責任，並且，也應舉出所有利害關係人，對於專利權人而言，若要反駁，也有相對的舉證責任。

根據規定，很清楚，「1年」是在有訴訟牽連下IPR提起的時間規定，雖有例外條款（如5 U.S.C. § 556(d)），在此例不適用。

對於提起IPR的程序，法院同意在啟始IPR時，除非專利權人提出反對，但應接受最初識別的利害關係人。當異議人提出IPR時，也提出初始證明，專利權人也應提出對等的證據才能反駁。在此案中，法院認為PTAB在「真正利害關係人」議題上有瑕疵，理由是，專利權人提出證據：(1)Bungie與Activision之間的合約揭露兩方合作開發Destiny遊戲，(2)Worlds在2014年訴訟中想要將Bungie加入列為被告；(3)當年對Activision提起告訴的系爭專利與Bungie現在提起IPR的專利一樣。

以上「證據」顯示IPR有time-bar，就是有時間限制，當這個關聯被專利權人提出，而IPR異議人又沒有對等強度的證據證明沒有涉及訴訟利害關係時，顯然PTAB有疏失。



還有，法院指出PTAB的對於舉證責任的判斷有誤，認為PTAB已知Activision應列為IPR利害關係人中，但把舉證責任放在專利權人上，其實應該是IPR異議人的責任才是，當專利權人將探索得到的資訊舉出時，PTAB應要求專利權人舉證。並且，證據顯示Activision應列為利害關係人，而這又牽扯到之前與Worlds的訴訟，所以使得IPR提起時間點已經違反規定。

結論：
發回重審。

my two cents:
程序正義，不論事實如何。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1481.Opinion.9-7-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/yd4vd4apvbgibu5srq0839y6g7x7gkt8）

Ron