本案例探討在專利或准後程序(如再審、IPR等)的修正標準,特別在雙方攻防上,專利權人想要通過「重寫」專利範圍來「另闢戰場」,這個算高招,但卻也帶來不小「不被原說明書支持」的風險!
案件資訊:
上訴人:CISCO SYSTEMS, INC.
交叉上訴人/專利權人:CIRREX SYSTEMS, LLC
系爭專利:US6,415,082(95/001,175,再審)
判決日:May 10, 2017
系爭專利US6,415,082關於光網組件,光網組件包括有一平面光導電路(PLC)與濾波裝置,這個PLC可以產生至少兩個傳遞光能的光徑,將光線分為至少兩個光束,分別帶有通道資訊,其中有個轉向元件,如鏡片,可被設定而以預設波長將帶有第一或第二通道資訊的光能饋入PLC。
此圖顯示系爭專利8通道多路分配與多路傳輸的交錯配置光導裝置。
系爭專利權人Cirrex在獲准34項專利後,在Cisco再審(inter partes reexamination)程序中刪除了這些專利範圍,但反而又增加權利範圍35~124項。審查委員在再審程序中判定除了Claims 56, 57, 76, 102, 103這幾項有專利性外,其餘範圍認為不被原申請時說明書支持而駁回。
Cisco對核准項提出上訴,Cirrex則為交叉上訴人。
修正後專利範圍是否仍被原說明書支持,常常是一翻兩瞪眼,不過在律師與美國專利較為寬容的規範下,使得專利權人可以在許多地方"動手腳",想辦法解釋新增專利範圍其實是說明書或圖式中的...。此例中,系爭專利通過上述光導裝置達成「切換光束」的功能,使用一個在PLC外的轉向元件(diverting element 1000)將某波長光束轉向,以另一波長光束取代原光束,還可加入其他波長光束,最終通過配置輸出多路傳輸的光線。
討論修正後專利範圍是否被原說明書與圖式支持的問題,就是因為解釋空間不小,判決文中(部分引述原PTAB意見)許多篇幅都是在解釋專利範圍以及判斷其中描述的發明特徵是否明確地被闡述在說明書與圖式中。
爭議是PTAB認為有專利性的Claims 56, 57, 76, 102, 103是否有被說明書與圖式支持?
CAFC階段:
解釋專利範圍時,採用與說明書內容等內部證據一致的BRI解釋原則,而說明書是否有足夠的支持PTAB解釋「“equalization” and “discrete attenuation” functions must occur inside the PLC」,則看各種內部證據的判斷,法院採用的標準就寫在判決文中第12頁內容。
Cisco主張PTAB錯誤解釋系爭專利所描述的結構,CAFC法官同意Cisco的主張,認為PTAB的解釋不符申請專利範圍中一般字義,甚至有不合理的解釋。
CAFC法官更正PTAB審查委員的解釋。
CAFC對於系爭專利的判斷是,系爭專利說明書沒有關於等化和離散衰減的描述("No Written Description for the Equalization and Discrete Attenuation Claims")。
在法官的眼裡,說明書有否支持範圍範圍?就是要讓相關技術領域的一般技術人員可以清楚地從說明書理解到申請專利範圍所描述的發明。
"The written description requirement provides that a patentee must “clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that [he] invented what is claimed.”"
其中眉角就是,說明書中滿足所需的詳細程度取決於申請專利範圍的性質和範圍以及相關技術的複雜性和可預測性。這自然與相關技術領域一般技術人員的知識水平有關。
"“The level of detail required to satisfy the written description requirement varies depending on the nature and scope of the claims and on the complexity and predictability of the relevant technology."
針對轉向元件diverting element,CAFC法官認為這個元件的描述並不被圖式支持,並沒有在PLC的結構中,明顯地,應該是在PLC外部。
CAFC結論,系爭專利權人提出的修正後專利範圍並不被原申請時說明書與圖式等證據所支持。
補充,CAFC在討論用多「寬」的方式判斷說明書是否支持修正後專利範圍時,考慮了不少前例。
my two cents:
如何解釋專利範圍與判斷說明書是否支持修正後專利範圍,在專利上,就是看技術本身,並以相關領域一般技術人員根據說明書、圖式、審查歷史等內部證據(輔以外部證據解釋一般技術特徵)來解釋專利範圍,判斷是否被原說明書支持。本篇告訴我們,在解釋上,沒有太多「彈性」,在外就是在外,甚至沒有討論到BRI原則下如何判斷,沒有在內的技術支持就沒辦法硬坳。
判決文:
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1143.Opinion.5-9-2017.1.PDF(備份:https://app.box.com/s/jo6cpoq4i0quqgyxh6palvn6s68wg24j)
資料來源:
https://patentlyo.com/patent/2017/05/description-disclosed-embodiments.html
Ron
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