適格的人員可存取引用文獻 - M&K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD. (Fed. Cir. 2021)

本篇討論適格的先前文獻，也就是新穎性引用前案的條件，如公眾可存取、可被相關領域與有興趣者經合理的努力下取得、有公開的管道、有可取得的儲存位置等 - M&K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD. (Fed. Cir. 2021)。

對於一個專利申請人或專利權人來說，一個發明是否有先前技術，即便認真地檢索前案，不容易真正地判斷，特別是如本案議題，涉及一個編解碼的標準！即使獲准專利，都仍有風險，這就是專利系統的天大難題之一。

案件資訊：

上訴人/專利權人：M & K HOLDINGS, INC.

被上訴人/IPR異議人：SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

系爭專利：US9,113,163（IPR2018-00696）

判決日：February 1, 2021

本案緣起Samsung於2018年向PTAB對系爭專利提起IPR異議，其中主要引證資料是習知的「WD4-v3」等文獻，PTAB決定系爭專利不具新穎性或非顯而易見性（35 U.S.C. § 102、103），然而專利權人M&K認為先前技術（WD4-v3, Park, Zhou）並非大眾可存取印刷品，不過被駁回。案件經上訴後，主要議題是先前技術Park, Zhou是否是公眾可存取的公開文獻？

系爭專利關於利用一些參考影像估計當下影像情況的一種有效率的影像解碼方法，其中特徵是要建立一個「移動向量候選影像清單」，從中選擇候選影像對當下影像進行預測。

本案是一個先前技術是否為102適格前案？也就是引用文獻是否是公眾可存取（publicly accessible）？就此議題，有許多前例可循。

（重要）關於102所涉及的公眾可存取資料，如：

- 公開印刷品（printed publication），案例如：In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345, 1350 (Fed. Cir. 2004)、Acceleration Bay, LLC v. Activision Blizzard Inc., 908 F.3d 765, 772 (Fed. Cir. 2018)。

- 即便是公眾可存取，但也要看是否可被相關領域與有興趣者經合理的努力下取得，案例如：Blue Calypso, LLC v. Groupon, Inc., 815 F.3d 1331, 1348 (Fed. Cir. 2016)。

- 公開的管道如公開會議、商業展覽、群組會議等，案例如：Klopfenstein, 380 F.3d at 1347–52; Ecolochem, Inc. v. S. Cal. Edison Co., 227 F.3d 1361, 1369–70 (Fed. Cir. 2000)。

- 有可取得的儲存位置，案例如：SRI Int’l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc., 511 F.3d 1186, 1194 (Fed. Cir. 2008); In re Wyer, 655 F.2d 221, 223 (CCPA 1981); In re Bayer, 568 F.2d 1357, 1357–62 (CCPA 1978).。

也可參考過去報導，其中提到以上幾件案例：

法官解釋102規定的「printed publication」的重點（https://enpan.blogspot.com/2018/06/102printed-publication.html）

根據以上102公眾可存取的前例所建立的心證，經PTAB審理，本案中爭議的先前技術Park與Zhou曾在JCT-VC開發會議中展示，其中有200-300有興趣的參與者，也非保密的會議，並可在會議網站上取得，因此認為符合公眾可存取的條件。

即便PTAB如此判定，專利權人M&K仍主張這些網站內容並沒有很容易取得或搜尋得到，也就是，即便這些可被公眾存取，又沒有被保密，若是取得與搜尋管道並不便捷，都讓公眾"很難"取得，其中，當所公開的場合、會議並非那麼著名，也就增加公眾可知悉的困難度。但是M&K的主張可能過於狹隘，因為PTAB認為相關網站是否提供方便的搜尋功能不影響公眾可存取的判斷（編按，因此要合理地努力取得...）

總之，PTAB判定Park與Zhou為公眾可存取先前技術，為適格的102前案（可為103引用）。

CAFC同意PTAB的判斷，因為相關會議總是希望相關領域的人可以從中獲得資訊，並據此開發產品，因此其具有積極向外散布的意圖，與相關網站是否保留這些展示文獻或是提供方便搜尋功能關係不大，主要還是判斷相關技術領域的人員是否因為具有取得動機而能得到完整揭露資料而定。

另一議題是，M&K提出系爭專利Claim 3的專利性並非能基於不具新穎性而被駁回，因為Samsung提出的異議理由屬於顯而易見性（基於WD4-v3, Park, and Zhou）。

Claim 3為Claim 2的依附項，PTAB認為（有點硬坳），即便Claim 3面對顯而易見的問題，但Samsung提出異議理由已經證明Claims 1, 2不具新穎性，先前技術WD4-v3已經讀到Claim 3，也讓Claim 3為顯而易見，新穎性議題為顯而易見性的縮影（epitome）。（編按，PTAB十分隱晦地隱藏這些心證）

結論：

前述議題是各先前文獻為適格102引用前案，但這回CAFC同意M&K的主張，認為PTAB易見偏離原本Samsung提出理由，並非Samsung提出的理由的固有意見（inherent），且未提供M&K回應的機會，這屬於PTAB的錯誤，這點讓CAFC撤回PTAB決定。Samsung是不是有點衰？！

my two cents:

從本案可知，判定一個公開文獻是否具備102引用前案資格，即便有一定條件或取得困難度，但是因為在特定領域中有其動機可以取得，就會成為適格前案。且圍繞在此議題並不是太過明智的，畢竟專利系統、法院系統都在捍衛公眾利益的前提下審理專利性，這點不容易被突破！

專利審查階段一般是較為鬆散的判斷，因為審查委員僅憑一己之力與有限的專利檢索系統判斷專利性，經歷侵權訴訟、公眾、競爭對手、法院的嚴格審理才是最終定論。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1160.OPINION.2-1-2021_1726200.pdf（備份：https://app.box.com/s/nqpqr6fv0npqdtmkbqseosixxrkcm9l3）

資料參考：

https://patentlyo.com/patent/2021/02/anticipation-inherent-obviousness.html

Ron