中翻英筆記

筆記

在看一些國家的法院決定時，美國最多，常看到很多攻守雙方都沒有把握的文字遊戲，即便是個"老美"公司、”老美”律師，都可能在這個「文字規則」中輸給法官或是某一方的說詞，但其實這些爭議都是因為專利權人希望專利範圍文字上可以廣及疑似侵權物，有時不見得是寫作專利範圍時的想法，而被告則以請求項、說明書中的文字去限制這些「過廣」的說法。

這些爭議最後都由法官拍板定案，產生一些案例、判例，這些至少形成了一些「寫作規則」，剛好有人整理，在這裡摘要。

參考資料來自：
北京知識產權平台 - 浅谈美国专利说明书中翻英的注意事项（http://www.beijingip.cn/stzscqww/web/public/zwgk/detail.jsp?documentId=12600492364440）
科技產業資訊室 - 專利髒話不要說—你所不知的專利禁忌（http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=10361）

• 「專利不該使用的用語」，有人稱是「專利髒話」，這些話可能會形成將來主張專利權的阻礙，比如在說明書強調「本發明」的目的、優點、功效，都可能有負面效果
• 「實施例」的撰寫方式可能（非絕對）直接影響專利範圍解釋
• 修飾詞小心使用，比如：“essential”、 “required”、 “critical”、 “necessary”、 “important”、 “advantageous”、 “beneficial”、 “desirable” 、”preferred”、"chief"、"majority"、"main"、"significant"、"principal"、"fundamental"、"vital"、 "advantages or disadvantages of the prior art”、"must"、"always"、"needed"、"solely"、"only"、"key, key feature"、"never"、"absolutely"、"maximum"、"minimum"、"eliminate"...
• 以上修飾詞「不要」使用在請求項中，說明書則是盡量不用
• 「prior art」不要講太多
• 「prior art」或是「related art」或是「background art」的描述會形成「自白」
• 「prior art」可以「conventional」取代
• 請求項應避免使用「 conventional, normally, traditionally, standard」
• 小心使用尺度用語「big, small, tall, short, heavy, light」
• 說明書與請求項都應避免使用「obviously superior, comparable, or similar, aesthetically pleasing, desirable , usual, correct, expected, typically, surely, frequently,commonly, uncommon, highly, advantageous, significant, new and improved, majority, novel, peculiar, laborious, special, time consuming」
• 小心，你是「詞彙編撰者（lexicographer）」，可參考：http://enpan.blogspot.tw/2009/02/lexicographer.html，即便你使用了專有名詞，但是翻譯錯誤會改變這個專有名詞的意義
• 這個有趣：在說明書中加上「incorporation of reference」，可以引入「優先權案」的內容，於是申請人也將被允許依據外國優先權案來修改美國專利申請案的翻譯錯誤（MPEP 201.13）

小結：
專利說明書寫作真是個麻煩的事。還有很多要學的。
取得專利，也算是取得客戶的「好感」或是「信任」，但過程中可能產生很多「妥協」，不過這是無解的事。
不要寫沒有把握其意思的用語。
我覺得，「忠於發明本身」是專利從業人員主要的方向，之後，再以我們"有限"的知識協助客戶取得最好（最合理）的專利範圍。
「專利局」與「法院」兩者常有不同態度，這也是我們的困擾。

補充一些過去曾經報導有關"文字爭議"的案例：
「"the present invention"」：
http://enpan.blogspot.tw/2014/01/blog-post_6.html
http://enpan.blogspot.tw/2013/05/blog-post_8.html
「整合」怎麼用：http://enpan.blogspot.tw/2014/09/ex-parte-szweda.html
 「顆粒」的外觀：http://enpan.blogspot.tw/2012/04/blog-post_27.html
「洞」與「可滲透物」：http://enpan.blogspot.tw/2015/01/teashot-v-green-mountain-coffee.html
歐洲專利的一些注意事項：http://enpan.blogspot.tw/2010/06/about-claims-xxxii-epo-claims-ii.html
用語的明確：http://enpan.blogspot.tw/2014/12/about-claims-datamize-v-plumtree-fed.html


Ron