前言，討論顯而易見性時，目前的判斷原則是"obvious to try"？從KSR判例以來，"OBVIOUS TO TRY"成為發明是否顯而易見的一個"概念"，概念上給了法官/陪審團/審查委員很大的裁量空間，但其仍可在心中建立一些依據，如本案討論的reasonable expectation of success。
判斷發明是否為「obvious to try」？
- 發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，為顯而易見的技術。
- 相對於一個發明，如果一般技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合103的進步性規定。
- 發明在發明的時間（產生構想的時間）為已知問題，且明顯有專利範圍包含的解決方案，不能准予專利。
關於obvious to try議題，可參考幾篇過去的報導：
- obvious to try!!!（https://enpan.blogspot.com/2008/12/obvious-to-try.html）
- KSR為判斷顯而易見的主要依據的案例討論 - Google v. Philips (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/01/ksr-google-v-philips-fed-cir-2020.html）
本案資訊：
上訴人/PGR異議人：TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.
被上訴人：CORCEPT THERAPEUTICS, INC.
系爭專利：US10,195,214（PGR2019-00048）
判決日：December 7, 2021
故事從1980年代開始，當年發展出「mifepristone」，經查，中文稱「美服培酮」，就是"RU-486"，是一種口服墮胎藥，常與米索前列醇併用以終止妊娠。（參考：https://zh.wikipedia.org/wiki/美服培酮）。後來研究人員發現這個「美服培酮」可以用來抑制腎上腺素荷爾蒙對組織的影響，使得建議可使用「美服培酮」治療因為腎上腺素荷爾蒙水平過高引起的疾病，是一種庫欣氏症（Cushing's syndrome, CS），本案專利權人Corcept Therapeutics, Inc.也證明其療效，並向FDA提出新藥“Korlym”申請，之後批准。
然而，即便通過新藥申請，但是與其他藥品共用同藥時，仍存在不確定風險，因此在藥品使用上提供一些警示訊息與使用限制。
Corcept對共同用藥的研究成果申請專利，取得本次系爭專利'214， '214涉及通過共同給藥「美服培酮」和「強CYP3A 抑製劑」治療庫欣氏症的方法。
Claim 1如下：
A method of treating Cushing’s syndrome in a patient who is taking an original once-daily dose of 1200 mg or 900 mg per day of mifepristone, comprising the steps of:
reducing the original once-daily dose to an adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone,
administering the adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone and a strong CYP3A inhibitor to the patient,
wherein said strong CYP3A inhibitor is selected from the group consisting of ketoconazole, itraconazole, nefazodone, ritonavir, nelfmavir, indinavir, boceprevir, clarithromycin, conivaptan, lopinavir, posaconazole, saquinavir, telaprevir, cobicistat, troleandomycin, tipranivir, paritaprevir, and voriconazole.
這是基於實驗數據產生的專利，說明書就提出實驗數據，證明其可實施：
隨後，Corcept以系爭專利'214對Teva提出侵權告訴，Teva於是向PTAB提出PGR異議程序，根據Corcept在此專利之前自FDA取得的備忘錄（關於共同用藥的不確定風險）以及應用mifepristone的新藥Korlym的標籤警語（關於用藥的限制），並選擇地結合FDA針對共同用藥的交互作用指南，主張系爭專利為顯而易見。
PTAB的最終決定是判定Teva並未證明相關領域技術人員對於系爭專利範圍界定的內容有成功的合理期待（reasonable expectation of success）。
Teva上訴CAFC。
CAFC階段：
Teva上訴理由主張PTAB有兩個法律上的錯誤：第一，PTAB要求Teva提出精確的可預期性，而不是成功的合理期待，認為PTAB不當地要求證明"請求項中的劑量安全性"的期待；第二，Teva主張PTAB應採用先前技術範圍（prior art range）的前例。
（編按，Teva認為PTAB要求顯而易見性的證明過度嚴格，或是採用不當的法律標準）
reasonable expectation of success：
首先CAFC同意PTAB要求Teva針對系爭專利範圍中特定劑量（共同用藥mifepristone with a strong CYP3A inhibitor）證明其有成功的合理期待。原則一： （"The reasonable-expectation-of-success analysis must be tied to the scope of the claimed invention"）。
也就是CAFC與PTAB認為，Teva提出的證據並沒能證明對系爭專利範圍中共同用藥的劑量的成功有合理期待，其中並沒有要求證明精確的可預期性，而是僅要求證明請求項中的劑量有成功的合理期待。
applicability of our prior-art-range cases：
在顯而易見性的檢驗中，這是要檢驗系爭專利範圍中的劑量範圍是否落於（或重疊）先前技術揭露的範圍中。本案則是Teva並未證明先前技術的內容涵蓋了系爭專利範圍。
也就是說，當系爭專利範圍中揭露的範圍與先前技術揭露的範圍有重疊，可證明系爭專利範圍為顯而易見。
法院定義了prior-art-range的應用，並不是要那麼嚴格地要求範圍要重疊，可以是接近到相關領域技術人員可以期待有相同的特性就好。
CAFC確定PTAB裁量。
my two cents:
證明發明為顯而易見，可以朝reasonable expectation of success，以及prior-art-range去論述。
CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1360.OPINION.12-7-2021_1875206.pdf（備份：https://app.box.com/s/4hwuqordlu3ov22gegnssprbh9n2okza）
Ron
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