本篇標題是「可專利標的[[應具備]]技術貢獻 - 歐洲訴願決定T 258/03」，我把"應具備"用雙中括號標註，不是強調，而是刪除！！！發明再怎麼厲害，如果被判定是沒有技術功效（相對先前技術具有技術貢獻），就沒有無法預期的功效，就不會形成進步性的特徵，連帶會被判定是不具進步性的發明。然而，仍需要定義何謂「技術功效（technical effect）」~
訴願號碼：T0258/03
申請號：97306722.6
公開號：0828223
申請人：Hitachi, Ltd.
本案系爭專利申請案關於一種自動拍賣方法，在此方法中，參與拍賣的人可以不用在現場，而在公開的網路中完成拍賣，除非拍賣金額低，否則所提供的方法通過拍賣的訊息自動發出拍賣價格，另有拍賣次數與最高拍賣價格等的限制。
進入訴願階段的main request的Claim 1:
本案系爭案「自動拍賣方法」在審查階段被認定是商業方法（business method），因此不認為是歐洲專利法Art. 52(2)(3)定義的「發明」（編按，不可專利標的），沒有進步特徵（Article 56 EPC）。
補充：Article 52 EPC Patentable inventions
可專利的發明包括：
- 產業利用上，具有新、進步性的發明，可被核准為專利
- 不能被認定為可專利的發明包括：
(a)發現、科學原理與數學方法
(b)美學創作
(c)執行智力活動的方法、規則與方法，遊戲玩法與商業方法，電腦程式
(d)資訊表達 - 上述第二段中不可專利的內容等相關的標的與活動不可專利
本案系爭案申請人針對EPO審查結果提出訴願。
在訴願決定中，詮釋Art. 52(1)歐洲可取得專利權的要件是：具有產業可利用性、新且進步的（industrially applicable, new, inventive）發明（"invention"），而所述發明（"invention"）為具有技術特點的標的（subject matter having technical character）。
而何謂技術特點（technical character），或說是所述的技術功效（technical effect），這些特徵影響可專利性(正確應說是專利適格性，判斷是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)判斷，訴願決定引用過去的案例說明，就是先排除Art. 52(2)中法定不可專利的事項後，發明應對相關領域技術有貢獻，就不應排除可專利性（"the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability"），編按，這裡是指專利適格性（patent eligibility）。
然而，歐洲訴願決定"反反覆覆"地想要定義出如何判定可專利性（patentability），顯見這個議題算是眾說紛紜，或是主觀將凌駕很多法規無法清楚定義的地方。特別的是，一般認定獲准專利的要件有：產業利用性、新穎性與進步性，Art. 52 EPC的規定也不是差很多，只是如果直接翻譯應該是：具有新穎性與包括進步特徵的產業應用（"According to Article 52(1) EPC, European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."）。
技術貢獻（technical contribution）：
首先，談到「技術貢獻」，早期歐洲訴願決定中認為可專利的要件是：在其技術領域中有技術貢獻（也就是參考先前技術仍具備技術特點），且未被法定不予專利事項（Art. 52(2)）所排除的發明。
然而，歐洲訴願委員也提到，在最近的訴願案例中，表示通過比對先前技術來評估是否是歐洲專利法定義的發明是不妥當的。也就是說，對於發明中是否相對先前技術具有技術貢獻的判斷是針對新穎性與進步性，而不是用來判斷發明是否為Art. 52(2)(3)法定不予專利事項的依據。
Art. 52(1)定義的可專利的發明：
又在此說明的是，一個發明中可能涵蓋有技術性的特徵，以及沒有技術性的特徵，但結合後是屬於具有技術特徵具備可專利性專利適格性的發明。
例如，發明中有步驟是執行心智活動（mental acts），但部分或全部非人類所介入，仍是屬於Art. 52(1)定義的可專利的發明。
（重要）又說，先前技術不能用來作為判斷系爭專利是否屬於Art. 52(1)所定義的發明，也就是當發明為技術性特徵與非技術性特徵的混和，將視為是Art. 52(1)定義的發明，而不能被Art. 52(2)所排除（"a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within meaning of Article 52(1) EPC and prior art should not be considered when deciding whether claimed subject matter is such an invention..."）。
因此，根據本案例系爭案發明，歐洲訴願決定是否決歐洲審查意見，相關申請專利範圍中，因為具備有"server computer", "client computers"以及"network"，而屬於Art. 52(1)定義的發明（編按，可專利性專利適格性判斷並不考量先前技術，因此有這些通常的技術元件，如"server computer", "client computers"以及"network"，系爭案屬於可專利標的）。
（重要）又引用前例T931/95中的決定：包括有具體物件或產品的裝置，即便其適合執行或支持經濟活動，仍是屬於Art. 52(1)定義的發明（"An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC."）。
但是，也不是文字上有這些具體特徵就可以符合發明的定義，例如影像顯示器、書本、唱盤、交通號誌與呈現資訊的裝置等，本質上還是非可專利的標的。
如此，只要是具體的特徵，如果是使用技術手段進行非技術活動，都屬於可專利的發明，因此只有單純的抽象概念，才會被排除可專利標的之外。
訴願決定：https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030258ex1.pdf（備份：https://app.box.com/s/1h8iis27d1fsrx22snr04coz4nf7ll04）
Ron
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